Nach der Einführung des Einheitlichen Patentgerichts erarbeitet die Europäische Kommission zurzeit ein Paket, das darauf abzielt weitere patentrelevante Regelungen innerhalb der Europäischen Union zu harmonisieren. Nach Durchführung öffentlicher Konsultationen hat die Kommission im zweiten Quartal dieses Jahres zahlreiche Verordnungsentwürfe zur Diskussion gestellt, die die Vergabe von EU-weiten Zwangslizenzen für das Krisenmanagement (COM(2023) 224 final), den Umgang mit standard-essentiellen Patenten (COM(2023) 232 final) und zur Schaffung von EU-weiten ergänzenden Schutzzertifikaten für Medizinprodukte und Pflanzenschutzprodukte einerseits auf Basis von Einheitspatenten (COM(2023) 222 final und COM(2023) 221 final) und andererseits auf Basis von Patenten mit nationaler Wirkung (COM(2023) 231 final und COM(2023) 223 final) betreffen.

Auffällig ist bei diesen Verordnungsentwürfen, dass durch sie die Stellung des EUIPO als europäische Behörde für den gewerblichen Rechtschutz gestärkt werden soll. Beispielsweise sieht der Vorschlag für eine Verordnung über standard-essentielle Patente die Schaffung eines Kompetenzzentrums (competence centre) und eines elektronischen Registers für standard-essentielle Patente beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Alicante (EUIPO) vor. Das Register soll öffentlich und kostenfrei nutzbar sein. Im Rahmen der Prüfung von ergänzenden Schutzzertifikaten soll das EUIPO als zentrale Prüfungsbehörde unter Hinzuziehung der vorhandenen Expertise nationaler Prüfer wirken. Nach der Beurteilung der formalen Zulässigkeit des Antrags auf ein SPC würde die zentrale Prüfungsbehörde, das EUIPO, ein Gremium mit der inhaltlichen Prüfung des Antrags betrauen, das sich aus einem Mitglied dieser zentralen Behörde und zwei qualifizierten Prüfern mit Erfahrung in SPC-Angelegenheiten aus zwei verschiedenen nationalen Patentämtern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Lediglich die Vergabe der Zwangslizenzen soll in der Zuständigkeit der Kommission liegen, allerding unter Hinzuziehung einer Expertenkommission („Advisory Body“), die u.a. die Aufgaben hat, krisenrelevante Informationen und Marktinformationen zu sammeln, Rechte, die das krisenrelevante Produkt schützen, und auch potentielle Lizenznehmer ermitteln. Im Einzelfall können ad hoc-Expertenkommissionen berufen werden, wobei die Kommission deren Vorsitz übernimmt.

Die Einbeziehung des EUIPO als zentrale Prüfungsbehörde bzw. zentrales Register für gewerbliche Schutzrechte ist der Konsequenz geschuldet, dass es zurzeit die einzige Behörde ist, die uneingeschränkt der EU-Gerichtsbarkeit unterliegt. Allerdings liegt seine Kompetenz – zumindest bisher – im Bereich der Unionsmarken und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, also der nicht-technischen Schutzrechte. Die Erweiterung der Kompetenzen des EUIPO ist in manchen Fällen (z.B. SPCs) vergleichsweise einfach zu realisieren, indem das EUIPO als „virtuelle“ Behörde unter Einbeziehung national vorhandener Kompetenzen wirkt. In anderen Fällen, wie SEPs, müssen Kompetenzen erst definiert werden.

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte (BDPA) hat zu allen Verordnungsentwürfen Stellung bezogen, die hier kurz zusammengefasst werden.

Vergabe von EU-weiten Zwangslizenzen für das Krisenmanagement (COM(2023) 224 final)

Der Vorschlag sieht vor, dass die Kommission nach Aktivierung eines Krisen- oder Notfallmodus im Falle einer gesundheitlichen Notlage auf Unionsebene, im Falle von schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren, zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung, zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und im Falle eines Notfalls für den Binnenmarkt entgeltliche Zwangslizenzen an Patenten, einschließlich veröffentlichter Patentanmeldungen, Gebrauchsmustern und ergänzenden Schutzzertifikaten, erteilen kann.

Die vorgeschlagene EU-Verordnung ähnelt im Grundsatz eher einer staatlichen Benutzungsanordnung (§ 13 PatG), da sie nicht – wie eine gewöhnliche Zwangslizenz – antragsgebunden erteilt wird. Im Unterschied zur staatlichen Benutzungsanordnung wird die Verpflichtung der Kompensation des Schutzrechtsinhabers für die Beschränkung seines Schutzrechts allerdings dem identifizierten Lizenznehmer auferlegt, wobei die Höhe der Kompensation – bezogen auf den Bruttoertrag des Lizenznehmers mit den krisenrelevanten Produkten – einseitig von der Kommission festgelegt wird.

Der Verordnungsentwurf an sich differenziert aus der Sicht des BDPA nicht ausreichend dahingehend, ob eine Einigung zwischen zwei Parteien herbeigeführt werden soll, vergleichbar zu einem Zwangslizenzverfahren nach §24 PatG, oder vielmehr die Europäische Union bemächtigt werden soll, vergleichbar zu einer Benutzungsanordnung gemäß §13 PatG, das Ausschließungsrecht des Patentinhabers proaktiv aufzuheben.

Der BDPA spricht sich somit für die Einbeziehung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in das Verfahren zur Erteilung einer Zwangslizenz in einer ersten Instanz als „Advisory Body“ gemäß Artikel 6 aus. Ebenfalls müssen aus der Sicht des BDPA zumindest bei der Festlegung einer angemessenen Entschädigung von einem mit Lizenzvereinbarungen erfahrenen Gremium angehört werden, damit eine angemessene Entschädigung festgelegt werden kann. Denn entgegen einer reinen Benutzungsanordnung, bei welcher es lediglich auf die Verhandlung zwischen der Europäischen Union und dem Rechteinhaber ankommt, ist bei einem Zwangslizenzverfahren zwischen zwei sich streitenden Parteien eine angemessene Entschädigung zu ermitteln, wobei eine erfahrene und kompetente Verfahrensführung unerlässlich ist. Hierzu empfiehlt es sich aus Sicht des BDPA, zur Anhörung der Parteien auf das „Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC)“ zurückzugreifen, da diese eine Verfahrensordnung vorsieht und auf erfahrene Richter des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) zurückgreifen kann.

Aus der Sicht des BDPA ist eine im Verordnungsentwurf vorgesehene Beschränkung der Lizenzgebühr auf maximal 4% des Bruttoertrags nicht gerechtfertigt. Eine Lizenzgebühr von unter 4% ist nach Ansicht des BDPA in vielen Gebieten nicht angemessen, zumal die Nutzungsberechtigten oft die unmittelbaren Wettbewerber sein werden. Gerade im Bereich der Pharmazie und Medizintechnik werden oftmals wesentlich höhere Lizenzgebühren vereinbart, welche durch die hohen Investitionskosten in die notwendige Forschung und Entwicklung bedingt sind.

Auch die Vorgaben zur Überprüfung und Beendigung der Zwangslizenz bedürfen nach Ansicht des BDPA der Überarbeitung.

Umgang mit standard-essentiellen Patenten (COM(2023) 232 final)

Zur Adressierung der identifizierten Probleme sieht der Vorschlag die Schaffung eines Kompetenzzentrums (competence centre) und eines elektronischen Registers für standard-essentielle Patente beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Alicante (EUIPO) vor. Das Register soll öffentlich und kostenfrei nutzbar sein.

SEP-Inhaber sind gehalten, ihre in Mitgliedsstaaten validierten SEPs sowie SEPs mit einheitlicher Wirkung, für die eine sog. FRAND-Erklärung gegenüber einer SSO abgegeben ist, innerhalb von sechs Monaten nach Schaffung des Registers zu registrieren. Kommen Sie der Verpflichtung nicht fristgerecht nach, sind sie an der gerichtlichen Durchsetzung dieser SEPs in der EU gehindert, bis die Meldung erfolgt ist. Die Gerichte der Mitgliedsstaaten trifft eine dahingehende Prüfpflicht des Registers.

Die Betrauung einer zentralen Prüfungsbehörde unter Hinzuziehung der vorhandenen Expertise nationaler Prüfer ist aus Sicht des BDPA grundsätzlich begrüßenswert. Der BDPA regt an, insbesondere die personellen und fachlichen Anforderungen an die tatsächliche Umsetzung der Etablierung einer zentralen Prüfungsbehörde zunächst zu konkretisieren und sich erst im Nachgang hierzu bezüglich der Frage festzulegen, ob diese Etablierung in der Tat beim EUIPO zutreffend angesiedelt ist.

Ferner wird eine Prüfung gemeldeter SEPs auf tatsächliche Standardrelevanz durch entsprechende Gutachter (evaluators) vorgesehen, die vom Kompetenzzentrum hierfür ausgewählt wurden. Zusätzlich erhalten SEP-Inhaber und Anwender das Recht, jährlich bis zu 100 Patente für die Essentialitätsprüfung vorzuschlagen. Zur Steigerung der Effizienz soll lediglich ein SEP je Patentfamilie auf seine Standardrelevanz geprüft werden. Die im Register zu veröffentlichende, begründete Einschätzung des Gutachters soll für alle SEPs der Patentfamilie gelten, ist jedoch rechtlich unverbindlich. Allerdings soll die Einschätzung von jedermann in rechtsförmigen Verfahren als Beweismittel verwendet werden dürfen. Der BDPA regt daher an, nicht nur größtmögliche Sorgfalt bei der Auswahl der Gutachter anzulegen, sondern auch Richtlinien für die Bewertung eines Patents als „standardessentiell“ im Vorhinein zu bestimmen, um die Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit der Bewertungen, und damit die Akzeptanz des Systems durch alle interessierten Kreise zu steigern.

Um dem Bedürfnis der Anwender Rechnung zu tragen, die Gesamtlizenzbelastung für eine standardisierte Technologie besser prognostizieren zu können, sieht der Verordnungsentwurf vor, dass SEP-Inhaber einen weltweiten Lizenzwert für die standardisierte Technologie zur Veröffentlichung im Register angeben sollen. SEP-Inhaber, die mindestens 20% aller für einen Standard relevanten SEPs halten, können die Ermittlung eines – unverbindlichen – Gesamtlizenzwertes durch vom Kompetenzzentrum eingesetzte Experten (conciliators) beantragen. Die Absicht der Kommission, weltweite Gesamtlizenzwerte für einzelne standardisierte Technologien bestimmen zu lassen, erscheint ambitioniert, indes praktisch kaum umsetzbar. Nach Kenntnis des BDPA werden zahlreiche Theorien zu deren Bestimmung diskutiert, die zu erheblich divergierenden Ergebnissen gelangen können. Die Bestimmung im Einzelfall wird in der Praxis dadurch erschwert, dass Verfahren und Vorrichtungen, die standardisierte Technologie implementieren, in der Regel von einer Vielzahl von lizenzpflichtigen Standards Gebrauch machen, die bei einer Gesamtlizenzbelastung eines konkreten Produktes oder Dienstes zusätzlich in den Blick zu nehmen wären. Der BDPA sieht daher ein erhebliches Risiko, dass mit der Absicht, den globalen Lizenzwert einer Technologie im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsregionen zu bestimmen, zu Lasten insbesondere der europäischen SEP-Inhaber gehen dürfte.

Nach den Erfahrungswerten der Mitglieder des BDPA stellt das aktuell in den Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehende Instrumentarium für Schutz und Durchsetzung von SEPs ein im Grundsatz funktionstüchtiges System bereit. Dies gilt insbesondere für den diesbezüglich bereits seit vielen Jahren im Fokus der Lizenzierungen stehenden Bereich der Mobilfunk- und sonstigen Konnektivitätstechnologie. Der weit überwiegende Teil an FRAND-Auseinandersetzungen wird im Verhandlungswege gelöst. Zu Gericht gelangt nur ein kleiner Teil der Streitigkeiten, in denen sich allerdings häufig zeigt, dass der Standardanwender sich Verzögerungs- und Hinhaltetaktiken bedient, um die Lizenzzahlung für von ihm häufig bereits seit längerer Zeit in Benutzung genommene Technologie hinauszuzögern. Insbesondere der vom BGH in seinen Entscheidungen FRAND-Einwand I und FRAND-Einwand II etablierte Ansatz scheint eine zügige, effiziente und im internationalen Vergleich kostengünstige Lösung bereitzustellen, indem sie für die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens ein Forum für SEP-Inhaber und Anwender schafft, sich auf faire und ausbeutungsfreie Lizenzgebühren zu einigen. Ein ähnliches Szenario erwartet der BDPA in den nun möglichen Streitverfahren vor den deutschen Lokalkammern des EPG, die mit juristisch qualifizierten Richtern besetzt sind, welche den deutschen Ansatz entwickelt und maßgeblich mitgeprägt haben.

Danach begrüßt der BDPA zwar die grundsätzliche Idee eines zentralen SEP-Registers und einer öffentlichen Informationsdatenbank ebenso wie den Vorschlag, die Gebühren für die Nutzung der Angebote eines – wie auch immer gearteten – Kompetenzzentrums speziell für SMEs zu reduzieren. Er hält jedoch die weiteren Aspekte des Vorschlags bezüglich des „Ob“ und „Wie“ ihrer Umsetzung für diskussions- oder jedenfalls konkretisierungsbedürftig.

Schaffung von EU-weiten ergänzenden Schutzzertifikaten für Medizinprodukte und Pflanzenschutzprodukte einerseits auf Basis von Einheitspatenten (COM(2023) 222 final und COM(2023) 221 final) und andererseits auf Basis von Patenten mit nationaler Wirkung (COM(2023) 231 final und COM(2023) 223 final)

Das mitunter komplexeste Regelwerk dieser Reihe findet sich in den 4(!) Verordnungsentwürfen zur Schaffung von EU-weiten ergänzenden Schutzzertifikaten.  Allen Vorschlägen gemein ist, dass das EUIPO als zentrale Prüfungsbehörde Anträge auf Erteilung eines einheitlichen Schutzrechts – Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel – in der Sache prüft, insbesondere im Hinblick auf die Erteilungsvoraussetzungen gemäß Artikel 3 der bestehenden Schutzrechtsverordnung, insbesondere weil es eine EU-Agentur und damit Teil der EU-Rechtsordnung ist. Dabei wird das EUIPO auf die schon vorhandene Expertise nationaler Prüfungsämter zurückgreifen, wobei zwei qualifizierte Prüfer mit Erfahrung in SPC-Angelegenheiten aus zwei verschiedenen nationalen Patentämtern der Mitgliedstaaten ein Prüfungsgremium unter Vorsitz des EUIPO bilden. Entscheidungen dieses Gremiums sind mit der Beschwerde anfechtbar. Der Rechtszug setzt sich dann in gewohnter Weise mit dem EuG und ggf. dem EuGH fort.  Die Betrauung des EUIPO als zentrale Prüfungsbehörde unter Hinzuziehung der vorhandenen Expertise nationaler Prüfer ist aus Sicht des BDPA begrüßenswert.

Die Verordnungsentwürfe sehen darüber hinaus umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten Dritter vor.

Um der Notwendigkeit eines vollständigen Rechtsbehelfssystems Rechnung zu tragen und zu vermeiden, dass Dritte einen positiven Prüfungsbescheid vor nationalen Gerichten anfechten, die sich dann wiederum an die EU-Gerichte wenden müssten, können Dritte – neben der Möglichkeit ohne Mitwirkung am Verfahren Eingaben Dritter einzureichen – einen positiven (oder teilweise positiven) Bescheid anfechten, indem sie innerhalb von zwei Monaten nach Veröffentlichung des Prüfungsbescheids ein Widerspruchsverfahren einleiten. Ein solcher Widerspruch kann dazu führen, dass der Prüfbescheid geändert wird.

Es ist aber weiterhin vorgesehen, dass Dritte nach der Erteilung eines einheitlichen Schutzrechts vor dem Amt ein Nichtigkeitsverfahren (Klage auf Nichtigerklärung) einleiten können. Auch hier können die entsprechenden Entscheidungen vor den Beschwerdekammern angefochten werden und Widerklagen auf Nichtigerklärung könnten vor dem zuständigen Gericht eines Mitgliedstaats erhoben werden (einschließlich des Einheitlichen Patentgerichts).

Die Eröffnung der Möglichkeit eines Nichtigkeitsverfahrens gegen die Erteilung eines einheitlichen Schutzrechts vor dem EUIPO erscheint auf den ersten Blick attraktiv. Jedoch ist zu beachten, dass sich ein Nichtigkeitsverfahren grundsätzlich von der Prüfung auf Rechtmäßigkeit der Erteilung unterscheidet, denn in einem Nichtigkeitsverfahren werden regelmäßig auch Fragen der Rechtsbeständigkeit des Basispatents aufgeworfen. Dafür sieht die bestehende Rechtsordnung allerdings andere Behörden bzw. Gerichte für die Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Basispatents vor, nämlich das Europäische Patentamt im Einspruchsverfahren bzw. nationale Gerichte oder das Einheitliche Patentgericht. Nichtigkeitsklagen gegen die Erteilung eines einheitlichen Schutzrechts müssen daher diesen Gerichten – nationalen Gerichten bzw. dem Einheitlichen Patentgericht vorbehalten bleiben.

Anfechtungen des Prüfungsgutachtens können vor den Beschwerdekammern, anschließend vor dem Gericht und schließlich vor dem Gerichtshof geltend gemacht werden, sofern die Berufung nach der Verfahrensordnung des Gerichtshofs zugelassen wird, oder im Rahmen des Überprüfungsverfahrens gemäß Artikel 256 Absatz 2 AEUV.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei den drei Institutionen, die für die Erteilung und – im weitesten Sinne – die Überprüfung der Rechtsbeständigkeit von ergänzenden Schutzzertifikaten zuständig sind, unterschiedliche Regeln zur Postulationsfähigkeit bestehen.

Vor dem EUIPO sind neben Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auch Patentanwältinnen und Patentanwälte mit einer nationalen Zulassung als Vertreter zugelassen, beim Einheitlichen Patentgericht sind es vor dem Europäischen Patentamt zugelassene Vertreter, die über eine weitergehende Qualifikation verfügen. Beim EuG und EuGH sind allerdings nur Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als Vertreter zugelassen.

Bei der Erteilung und der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit von ergänzenden Schutzzertifikaten spielen in der Regel aber vorwiegend technische Fragen eine Rolle. Der BDPA macht sich daher für eine Erweiterung der Postulationsfähigkeit für Patentanwältinnen und Patentanwälte vor dem EuG und dem EuGH zumindest in SPCs betreffenden Verfahren stark. Dies käme letztlich auch SPC-Anmeldern und Dritten, die die Widerspruchsmöglichkeiten nutzen möchten, zugute. Ein Vertreterwechsel nur für die Berufungsverfahren wäre damit nicht erforderlich.

Autor: Bernd Janssen, Mitglied im BDPA-Redaktionsteam, Patentanwalt, Hamburg