Der BDPA begrüßt das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht. Nach den nun anstehenden Ratifizierungen in den einzelnen beteiligten Staaten werden wir in möglicherweise nicht allzu langer Zeit den Start eines neuen Patentsystems erleben dürfen. Der Start dieses neuen Patentsystems wird etwas Besonderes sein. Auch wenn die Ereignisse in den letzten Wochen und Monaten den Eindruck erwecken, dass Europa von einem einheitlichen Europa noch weit entfernt ist, so ist Europa zumindest auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zusammengewachsen. Somit ist es auch politisch folgerichtig, dass das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) kommt.

Aus diesen Gründen befürwortet der BDPA in vollem Umfang den Referentenentwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht.

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform

Vielen der vorgeschlagenen Anpassungen stimmt der BDPA zu. Der BDPA begrüßt besonders die getroffene Regelung, dass das derzeit bestehende System zur Erlangung eines patentrechtlichen Schutzes nicht durch ein anderes System ersetzt, sondern vielmehr ergänzt wird.

Die getroffene Regelung mit der Wahlfreiheit für den Patentanmelder, ob er einen Patentschutz anstrebt über:

• ein nationales Patent,
• ein Europäisches Patent „ohne einheitliche Wirkung“ (also das Bündelpatent) oder
• ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

bietet dem Patentanmelder aus Sicht des BDPA eine sinnvolle Wahlmöglichkeit, um seine Innovationen angemessen schützen zu können. Rechtlichen Interessen Dritter an der Beschränkung paralleler Schutzrechte mit identischen Rechtsfolgen wird durch die getroffenen Regelungen in materiell-rechtlicher Hinsicht nach Auffassung des BDPA angemessen Rechnung getragen.

Vielen der vorgeschlagenen Anpassungen stimmen wir zu. Bei einigen vorgeschlagenen Anpassungen wünschen wir uns jedoch noch eine Klarstellung, um zum einen Rechtsunsicherheit zu vermeiden und zum anderen den wirtschaftlichen Interessen der Anwender des Systems gerecht zu werden.

2.1. Zu Artikel 1 Nr. 1. c) è Artikel II § 8 IntPatÜbkG

Die hier vorgeschlagene Anpassung betrifft das Verhältnis zwischen einem nationalen Patent und einem Europäischen Patent „ohne einheitliche Wirkung“ (also dem bisherigen Bündelpatent). Der BDPA begrüßt die vorgeschlagene Regelung nach Artikel 1, Nummer 1. c) betreffend die neue Regelung zum Doppelschutzverbot mit der vorgesehenen Änderung des Artikel II § 8 IntPatÜbkG.

Mit der vorgeschlagenen materiell-rechtlichen Regelung des Doppelschutzverbotes eines nationalen Patentes parallel zu einem Europäischen Patent (ohne einheitliche Wirkung), wenn

• das nationale deutsche Patent erteilt ist und

• bei dem Europäischen Patent (ohne einheitliche Wirkung) entweder die Einspruchsfrist abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt wurde, oder ein Einspruchsverfahren gegen das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) mit einer Aufrechterhaltung des Europäischen Patentes (ohne einheitliche Wirkung) abgeschlossen ist,

wird nach Auffassung des BDPA auch den Interessen Dritter ausreichend Rechnung getragen, nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, aus einer Mehrzahl von Schutzrechten mit identischer Rechtsgrundlage angegriffen werden zu können.
Für diese Rechtssicherheit Dritter hält es der BDPA auch für sinnvoll und notwendig, dass eine einmal eingetretene Folge, dass ein nationales Patent seine Wirkung verloren hat, nicht mehr umkehrbar ist, auch wenn der Patentinhaber ein Europäisches Patent (ohne einheitliche Wirkung) per Erklärung in ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung umwandelt. Es liegt auf der Hand, dass eine Möglichkeit des „Wiederauflebens“ der Wirkung des nationalen Patentes zu einer unübersichtlichen Rechtslage führen würde, die für Dritte, welche die Patentlage beobachten, ohne besondere Fachkunde nicht zu überschauen wäre.

Zwar wäre bei größeren Unternehmen, bei denen unternehmensintern eine eigene Patentabteilung vorhanden ist, sicherlich ausreichend Fachkunde vorhanden, um ohne wesentlichen Mehraufwand eine regelmäßige Prüfung der Patentlage vornehmen zu können. Anders sieht es aber bei den kleineren und mittleren Unternehmen aus. Diese haben in der Regel oft keine eigene Patentabteilung. Die hier wohl benötigte Fachkunde wäre unternehmensintern nicht vorhanden. Die regelmäßige Einholung von rechts- oder patentanwaltlichen Gutachten zur Analyse, welche Schutzrechte gerade mit welcher Wirkung in Kraft sind, wäre für diese Dritten nach Auffassung des BDPA mit nicht zumutbaren Kosten verbunden.

Der Patentinhaber hat es nach dem vorgeschlagenen Referentenentwurf in der Hand, klarzustellen, dass sein Europäisches Patent (bzw. seine Europäische Patentanmeldung) ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung sein soll. Damit behält das nationale Patent nach dem vorgeschlagenen Referentenentwurf seine Wirkung. Versäumt es nun der Patentinhaber, zu erklären, dass sein Europäisches Patent ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung sein soll, hält es der BDPA für sinnvoll und angemessen, dass er sich an der Wirkung festhalten lassen muss, dass sein nationales Patent im Umfang des Europäischen Patentes (ohne einheitliche Wirkung) keine Wirkung mehr hat.

Aus diesen Gründen begrüßt der BDPA die getroffene Regelung nach Artikel 1, Nummer 1. c) betreffend die neue Regelung zum Doppelschutzverbot mit der vorgesehenen Änderung des Artikel II, § 8 IntPatÜbkG.

2.2. Zu Artikel 1 Nr. 1. d) § 18 è Artikel II § 18 IntPatÜbkG

Auch die Intention des nun neu formulierten Artikel II § 18 IntPatÜbkG begrüßen wir sehr. Dem Patentinhaber soll die Wahlfreiheit gegeben werden, aus welchem Schutzrecht er gegen einen potentiellen Verletzer vorgehen will. Dies gibt jedem Patentinhaber die Möglichkeit, je nach seinem Bedürfnis das optimale Schutzrecht zur Geltendmachung von Ansprüchen zu wählen. Eine solche Regelung halten wir für sehr gut und sachgerecht. Die grundsätzliche Möglichkeit einer Einrede der doppelten Inanspruchnahme ist sachgerecht. Kein vermeintlicher Patentverletzer soll gezwungen sein, wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung durch ein und denselben Patentinhaber zwei unterschiedliche Verfahren durchlaufen zu müssen.

Der BDPA begrüßt auch, dass mit der im Referentenentwurf vorgeschlagenen Regelung zum Doppelschutz und der Einrede der doppelten Inanspruchnahme nur Verfahren geregelt werden, bei denen es um Verfahren betreffend „Klagen wegen Handlungen“ geht. Demnach sind damit keine Einschränkungen für Verfahren vorgesehen, welche die Prüfung der Rechtsbeständigkeit zum Gegenstand haben (also Nichtigkeitsverfahren). Diese können parallel sowohl gegen ein Europäisches Patent (mit oder ohne einheitliche Wirkung) als auch gegen ein nationales Patent betrieben werden. Damit wird nach Auffassung des BDPA dem Rechtsschutzbedürfnis Dritter Rechnung getragen, bei zumindest drohenden Streitigkeiten wegen eines Patentes umfassend rechtliche Klarheit zu schaffen, mit welchem Schutzumfang die einzelnen Patente bestandskräftig bleiben. Dem stehen aus Sicht des BDPA auch keine schützenswerten Interessen des Patentinhabers entgegen. Der Patentinhaber hat die Schutzrechtslage mit mehreren parallelen Schutzrechten geschaffen und muss dann auch hinnehmen, dass damit u. U. auch mehrere parallele Nichtigkeitsverfahren verbunden sind.

Wir sind bei der Diskussion der vorgeschlagenen Regelung aber auf Fallkonstellationen gestoßen, die nach unserer Ansicht bei Anwendung der vorgeschlagenen Regelung zu einer nicht zufriedenstellenden Folge für eine der beiden Parteien (Patentinhaber oder vermeintlicher Verletzer) führen könnte.

Nachfolgend erläutern wir diese Fallkonstellationen. Dabei halten wir es für sinnvoll, auch in einer neuen Regelung genau zu unterscheiden, ob es sich bei Klagen um Klagen gestützt auf ein Europäisches Patent (ohne einheitliche Wirkung) oder auf ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung handelt.

2.2.1. Artikel 1, Nummer 1. d) § 18 – Europäische Patente (ohne einheitliche Wirkung)

Zunächst gehen wir auf das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) ein.

2.2.1.1. Zeitpunkt, ab wann doppelte Inanspruchnahme ausgeschlossen sein sollte

Wir glauben, dass man den Zeitpunkt, ab wann eine doppelte Inanspruchnahme ausgeschlossen sein sollte, auch unter Berücksichtigung der folgenden Fallkonstellationen festlegen sollte.

Bei einem Europäischen Patent (ohne einheitliche Wirkung) ist zu berücksichtigen, dass nach Artikel 1 Nummer 1. c) è Artikel II § 8 IntPatÜbkG mit Ablauf der Frist zur Einlegung eines Einspruchs gegen das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung), ohne dass Einspruch eingelegt wurde, bzw. mit Beendigung eines Einspruchsverfahrens unter Aufrechterhaltung des Europäischen Patentes (ohne einheitliche Wirkung), das nationale deutsche Patent unwirksam wird, soweit es dieselbe Erfindung schützt wie das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung).

In diesem Verfahrensstadium wird für das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) zumindest für Unterlassungsansprüche keine Regelung wie in Artikel 1 Nummer 1. d) § 18 vorgeschlagen benötigt, weil die notwendige Tatbestandsvoraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 dieses § 18 (die auch dann durch Artikel II § 8 IntPatÜbkG gegeben ist) bereits dazu führt, dass das nationale deutsche Patent in diesem Umfang keine Wirkung mehr hat. Eine darauf gestützte Klage auf Unterlassung würde als unbegründet abgewiesen. Dasselbe gilt, soweit sich die Klage auf Handlungen in der Vergangenheit bezieht (Ansprüche auf Schadensersatz und Auskünfte sowie die weiteren so genannten „Nebenansprüche“), bei denen das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) bereits in dem Verfahrensstadium betreffend den Ablauf der Einspruchsfrist bzw. die Beendigung des Einspruchsverfahrens war.

Probleme im Spannungsverhältnis eines nationalen deutschen Patents und eines Europäischen Patents (ohne einheitliche Wirkung) können auftreten, wenn das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) zwar bereits erteilt ist, jedoch die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen oder ein Einspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. In dieser Zeitspanne hat das nationale deutsche Patent noch seine volle Wirkung. Für diese Situation hält es der BDPA für angemessen und sinnvoll, dem vermeintlichen Patentverletzer die Möglichkeit zu geben, durch eine Einrede verhindern zu können, dass er sich prozessual in zwei verschiedenen Verfahren zum einen gegen das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) und zum anderen gegen das nationale deutsche Patent verteidigen muss.

Ein weiteres Problem könnte bei folgender Fallkonstellation entstehen. Es kann durchaus einen Zeitraum geben, in dem das nationale deutsche Patent bereits erteilt ist, das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) jedoch noch nicht. Für den Zeitraum ab der Veröffentlichung der Erteilung des deutschen Patentes bis zur Veröffentlichung der Erteilung des Europäischen Patentes (ohne einheitliche Wirkung) hat der Patentinhaber aus dem erteilten nationalen deutschen Patent deutlich weitergehende Ansprüche als aus der veröffentlichten Europäischen Patentanmeldung. Der Patentinhaber hat durchaus ein Rechtschutzinteresse, für diesen Zeitraum seine ihm zustehenden Ansprüche geltend zu machen. Der BDPA hält es daher für sinnvoll und angemessen, dem Patentinhaber die Möglichkeit zu lassen, diese Ansprüche auch prozessual geltend machen zu können. Soweit wegen der entsprechenden Handlungen ein Verfahren aus dem Europäischen Patent (ohne einheitliche Wirkung) vor dem Einheitlichen Patentgericht anhängig wäre, könnte der vermeintliche Patentverletzer mit der vorgeschlagenen Regelung nach dem Referentenentwurf durch eine Einrede im nationalen Verfahren in Deutschland die prozessuale Durchsetzung der weitergehenden Ansprüche des Patentinhabers aus dem nationalen deutschen Patent für den Zeitraum vor der Veröffentlichung der Erteilung des Europäischen Patentes (ohne einheitliche Wirkung) verhindern. Dies hält der BDPA weder für sinnvoll noch für angemessen.

Wir regen daher an,

dass eine Regelung zur Vermeidung einer „doppelten Inanspruchnahme“ des vermeintlichen Patentverletzers – für die Europäischen Patente ohne einheitliche Wirkung – mit Wirkung für die Zeitspanne beschränkt sein sollte, die beginnt, wenn sowohl die Veröffentlichung der Patenterteilung des nationalen deutschen Patentes als auch die Veröffentlichung der Patenterteilung des Europäischen Patentes erfolgt sind. Diese Zeitspanne endet sinnvollerweise mit dem Moment, mit dem das nationale deutsche Patent seine Wirkung verliert. Dies betrifft das Ende der Einspruchsfrist gegen das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) bzw. den Abschluss eines Einspruchsverfahrens gegen das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung).

Es kann weiterhin die Konstellation geben, dass das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) und das nationale deutsche Patent zunächst mit identischem Schutzumfang erteilt werden. Wird das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) im Einspruchsverfahren im Nachhinein beschränkt, verliert das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) hinsichtlich des ursprünglich weiteren Schutzumfangs die Wirkung ex tunc. Deswegen hält es der BDPA für sachgerecht, vor Beendigung dieser Zeitspanne keine Entscheidung zu treffen, mit der Ansprüche aus dem nationalen deutschen Patent abschließend abgewiesen werden. Erst mit Beendigung der Zeitspanne steht fest, in welchem Umfang das nationale deutsche Patent seine Wirkung behält. Das bedeutet aber auch, dass für die genannte Zeitspanne Ansprüche u. U. nur noch aus dem nationalen deutschen Patent bestehen, wenn das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) beschränkt wurde.

Wie nachfolgend ausgeführt, sollte daher ein in der genannten Zeitspanne laufendes paralleles Verfahren in Deutschland ausgesetzt werden bis zum Abschluss der Zeitspanne. Nach Ablauf der Zeitspanne sollte in dem Verfahren in Deutschland in dem Umfang eine Klageabweisung erfolgen, in dem über die Ansprüche bereits in dem Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht entschieden wurde.

2.2.1.2. Mögliches „Torpedo“ durch negative Feststellungsklage

Nach Auffassung des BDPA ist auch zu beachten, dass die Wahlmöglichkeit des Patentinhabers oder eines zur Klage befugten Lizenznehmers (nachfolgend „Berechtigte aus dem Patent“ genannt) geschützt werden muss.

Die bereits oben genannten „Klagen wegen Handlungen“ müssen nicht zwingend nur Klagen betreffen, die vom Berechtigten aus dem Patent anhängig gemacht werden, sondern sie betreffen eventuell auch eine negative Feststellungsklage eines vermeintlichen Patentverletzers.

Nach Auffassung des BDPA muss eine gesetzliche Regelung betreffend die Aussetzung eines Verfahrens berücksichtigen, dass dem oben genannten Berechtigten aus dem Patent die Möglichkeit bleiben muss, für sich zu entscheiden, auf welchem prozessualen Weg er die Ansprüche gegen vermeintlich verletzende Handlungen gerichtlich durchsetzen will. Nach Auffassung des BDPA soll der Berechtigte aus dem Patent nicht auf einem von ihm selbst eingeschlagenen Weg der Rechtsdurchsetzung „ausgebremst“ werden können, indem der vermeintliche Patentverletzer anderweitig eine negative Feststellungsklage erhebt und sich damit im nationalen deutschen Verfahren die Einrede der „doppelten Inanspruchnahme“ eröffnet.

2.2.1.3. Weiterer Schutz der Prozessbeteiligten

Bei der Regelung der „doppelten Inanspruchnahme“ ist nach Auffassung des BDPA auch zu beachten, dass nicht nur ein vermeintlicher Patentverletzer davor bewahrt werden muss, sich in zwei parallelen Verfahren verteidigen zu müssen. Nach Auffassung des BDPA besteht auch ein schützenswertes Interesse des Berechtigten aus dem Patent, von einem vermeintlichen Patentverletzer nicht gezwungen zu werden, ein weiteres gerichtliches Verfahren wegen derselben Handlungen betreiben zu müssen. Dies kann durchaus in dem Zeitraum in Betracht kommen, wenn das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) zwar bereits erteilt ist, jedoch die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen oder ein Einspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. In dieser Zeitspanne hat das nationale deutsche Patent noch seine volle Wirkung.

Nachfolgend betrachten wir verschiedene Fallkonstellationen, bei denen „parallele“ Klagen sowohl bei dem Einheitlichen Patentgericht als auch bei einem nationalen deutschen Gericht anhängig gemacht werden. Die Berechtigten aus dem Patent und der vermeintliche Patentverletzer können dabei je nach Klageart (Verletzungsklage, negative Feststellungsklage) zum einen Kläger und zum anderen Beklagter sein.

Es ergeben sich für die Rollen der Prozessbeteiligten folgende mögliche Konstellationen:

Lfd Nummer	Verfahren Einheitliches Patentgericht	Verfahren in DE aus nationalem Schutzrecht
1	Berechtigter aus Europäischem Patent ist Kläger	Berechtigter aus dem Patent ist Kläger
2	Berechtigter aus Europäischem Patent ist Kläger	Berechtigter aus dem Patent ist Beklagter
3	Berechtigter aus Europäischem Patent ist Beklagter	Berechtigter aus dem Patent ist Kläger
4	Berechtigter aus Europäischem Patent ist Beklagter	Berechtigter aus dem Patent ist Beklagter

Laufende Nummer 1:

In dieser Konstellation hält es der BDPA für sinnvoll, dem vermeintlichen Patentverletzer im nationalen Verfahren in Deutschland die Möglichkeit zu eröffnen, für die Geltendmachung von Ansprüchen, die Handlungen in dieser Zeitspanne betreffen, eine Aussetzung des Verfahrens zu erreichen. Diese Aussetzung sollte bis zum Ende dieser Zeitspanne dauern bzw. bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.
Wenn der Berechtigte aus dem Patent im Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht erfolgreich war, sollte die Klage im nationalen Verfahren in Deutschland als unzulässig abgewiesen werden, soweit es um dieselben oder gleichartige Handlungen geht. Wenn der Berechtigte aus dem Patent insoweit erfolgreich war, besteht nach Auffassung des BDPA für den Berechtigten aus dem Patent kein Rechtsschutzbedürfnis mehr, wegen dieser Handlungen das nationale Verfahren in Deutschland weiter zu betreiben.
Insoweit kommt es nach Auffassung des BDPA auch nicht darauf an, ob das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) und das nationale deutsche Patent „identisch“ dieselbe Erfindung schützen. Wenn der Berechtigte aus dem Patent gegen die identischen oder gleichartigen Handlungen bereits einen Titel aus dem Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht hat, besteht kein Rechtsschutzbedürfnis mehr für die Fortsetzung des Verfahrens aus dem nationalen deutschen Patent, auch wenn dieses einen anderen Schutzumfang hat.
Die Kostenfolge des nationalen Verfahrens in Deutschland sollte in dieser Konstellation so sein, dass dem Berechtigten aus dem Patent die Kosten des nationalen Verfahrens in Deutschland auferlegt werden.

Wenn die Klage des Berechtigten aus dem Patent vor dem Einheitlichen Patentgericht nicht erfolgreich war, sollte die Klage vor dem deutschen Gericht in dem Umfang als unzulässig abgewiesen werden, in dem das nationale deutsche Patent dieselbe Erfindung schützt wie das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung). Im Übrigen sollte es dem Berechtigten aus dem Patent möglich sein, wegen Handlungen in der in diesem Abschnitt genannten Zeitspanne das Verfahren in Deutschland fortzuführen.

Wenn zu einem späteren Zeitpunkt u.U. das Europäische Patent (ohne einheitliche Wirkung) vernichtet wurde, sollte nach Auffassung des BDPA die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem nationalen deutschen Patent ab diesem Zeitpunkt für die Geltendmachung von Ansprüchen gegen Handlungen, die nach der Vernichtung des Europäischen Patentes begangen wurden, wieder zulässig sein.

Laufende Nummer 2:

In dieser Konstellation hält es der BDPA grundsätzlich für sachgerecht, dem Berechtigten aus dem Patent als dem Beklagten im nationalen Verfahren in Deutschland die Möglichkeit zu eröffnen, dieses Verfahren nicht betreiben zu müssen. Allerdings sind dabei auch berechtigte Interessen des vermeintlichen Verletzers an einer umfassenden Klärung der Rechtslage zu berücksichtigen. Wenn der Berechtigte aus dem Patent in dieser Konstellation das Verfahren in Deutschland beenden will, sollte er daran festgehalten werden, dass er dies im Wege eines Anerkenntnisses der negativen Feststellungsklage erreichen kann. Der Berechtigte aus dem Patent muss dann das Verfahren in Deutschland nicht betreiben, behält hingegen seine Ansprüche aus dem Europäischen Patent.
Eine Ausssetzung des Verfahrens oder eine Klageabweisung im deutschen Verfahren wegen doppelter Inanspruchnahme auf Grund einer Einrede des Berechtigten aus dem Patent wäre in dieser Konstellation kein sachgerechtes Ergebnis für den vermeintlichen Patentverletzer, der eine Klärung der Rechtslage erreichen will.

Da der Beklagte die Klageansprüche prozessual immer anerkennen kann, braucht diese Konstellation nach der laufenden Nummer 2 keine besondere Regelung. Es ist aber aus Sicht des BDPA darauf zu achten, dass nicht durch eine Gesetzesformulierung in dieser Konstellation dem Berechtigten aus dem Patent die Einrede im deutschen Verfahren ermöglicht wird, obwogl dies eigentlich nicht beabsichtigt ist.
Mit der derzeitigen gesetzlichen Formulierung hätte der Berechtigte aus dem Patent als Beklagter im Verfahren in Deutschland die Möglichkeit, die Aussetzung des Verfahrens bzw. die Abweisung der Klage wegen doppelter Inanspruchnahme zu bewirken.

Laufende Nummer 3:

In dieser Konstellation hält es der BDPA für sinnvoll, dass der Berechtigte aus dem Patent die Möglichkeit behält, die Durchsetzung seiner Ansprüche auf dem von ihm selbst eingeschlagenen prozessualen Weg erreichen zu können. Der vermeintliche Patentverletzer sollte deswegen in dieser Konstellation nicht die Möglichkeit haben, das nationale Verfahren in Deutschland aussetzen oder gar beenden zu können.
Bei der derzeitigen Formulierung hätte der vermeintliche Patentverletzer als Beklagter im deutschen Verfahren parallel eine negative Feststellungsklage zu dem Europäischen Patent vor dem Einheitlichen Patentgericht anhängig machen zu können und sich dann im Verfahren in Deutschland auf die Einrede der doppelten Inanspruchnahme berufen zu können. Dies sollte nach Auffassung des BDPA nicht möglich sein.

Laufende Nummer 4:

Diese Konstellation hält der BPDA hinsichtlich der Interessenlagen der Parteien für vergleichbar mit der Konstellation der laufenden Nummer 2. Auch in dieser Konstellation hält es der BDPA grundsätzlich für sachgerecht, dem Berechtigten aus dem Patent als dem Beklagten im nationalen Verfahren in Deutschland die Möglichkeit zu eröffnen, dieses Verfahren nicht betreiben zu müssen. Um dabei dem Rechtsschutzinteresse des vermeintlichen Patentverletzers an einer Klärung der Rechtslage angemessen Rechnung zu tragen, sollte diese Möglichkeit des Berechtigten aus dem Patent nach Auffassung des BDPA an ein Anerkenntnis der negativen Feststellungsklage in Deutschland gekoppelt sein.

2.2.1.4. Zusammenfassende Anmerkung

Unabhängig von den oben genannten Konstellationen sollte es sowohl dem Berechtigten als auch dem vermeintlichen Patentverletzer möglich sein, die Ansprüche für Handlungen während eines Zeitraums, in dem die Veröffentlichung der Erteilung des deutschen Patentes erfolgt ist, die Veröffentlichung der Erteilung des Europäischen Patentes (ohne einheitliche Wirkung) jedoch noch nicht, in einem Verfahren in Deutschland gerichtlich klären zu lassen.

2.2.2 Artikel 1 Nummer 1. d) § 18 – Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung

Anders als im Verhältnis zu einem Europäischen Patent ohne einheitliche Wirkung bleibt die Wirkung des nationalen deutschen Patentes unabhängig vom Verfahrensstatus eines Europäischen Patentes mit einheitlicher Wirkung unverändert bestehen.

2.2.2.1. Zeitraum für Handlungen nach Veröffentlichungen der Patenterteilungen

Deswegen sieht der BDPA für diese Konstellation einen Bedarf für eine Regelung betreffend die „doppelte Inanspruchnahme“, die in zeitlicher Hinsicht alle Handlungen für einen Zeitraum betrifft, in dem sowohl die Patenterteilung des deutschen Patentes als auch die Patenterteilung des Europäischen Patentes mit einheitlicher Wirkung veröffentlicht ist.
Bei der vorgeschlagenen Regelung nach dem Referentenentwurf zu Artikel 1 Nummer 1. d) § 18 wäre die Konsequenz bei allen oben genannten vier Konstellationen, dass auf Einrede des Beklagten im Verfahren in Deutschland diese Klage abgewiesen würde bzw. das Verfahren eventuell zunächst bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht ausgesetzt würde.

Der BDPA hält in den oben bereits genannten Konstellationen bei einem nationalen deutschen Patent im Verhältnis zu einem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung folgende Regelungen für überlegenswert.

Laufende Nummer 1:

Hier würden die Regelungen des vorgeschlagenen Artikel II § 18 zunächst zu Recht greifen. In dieser Konstellation hält es der BDPA zunächst für sinnvoll, dem vermeintlichen Patentverletzer im nationalen Verfahren in Deutschland die Möglichkeit zu eröffnen, für die Geltendmachung von Ansprüchen, die Handlungen betreffen, in einem Zeitraum, in dem sowohl die Patenterteilung des Europäischen Patentes mit einheitlicher Wirkung als auch die Patenterteilung des nationalen deutschen Patentes veröffentlicht ist, eine Aussetzung des Verfahrens zu erreichen. Diese Aussetzung sollte bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht dauern.

Nicht ausreichend geregelt ist aber unserer Ansicht nach der Fall, wenn der Berechtigte aus dem Patent im Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht erfolgreich war. In diesem Falle sollte nach unserer Ansicht die Klage im nationalen Verfahren in Deutschland als unzulässig abgewiesen werden, soweit es um dieselben oder gleichartige Handlungen geht. Wenn der Berechtigte aus dem Patent vor dem Einheitlichen Patentgericht erfolgreich war, besteht nach Auffassung des BDPA für den Berechtigten aus dem Patent kein Rechtsschutzbedürfnis mehr, wegen derselben Handlungen das nationale Verfahren in Deutschland weiter zu betreiben.
Insoweit kommt es nach Auffassung des BDPA auch nicht darauf an, ob das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung und das nationale deutsche Patent „identisch“ dieselbe Erfindung schützen. Wenn der Berechtigte aus dem Patent gegen die Handlungen bereits einen Titel aus dem Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht hat, besteht kein Rechtsschutzbedürfnis mehr für die Fortsetzung des Verfahrens aus dem nationalen deutschen Patent hinsichtlich derselben Handlungen, auch wenn das nationale deutsche Patent einen anderen Schutzumfang hat.
Die Kostenfolge des nationalen Verfahrens in Deutschland sollte in dieser Konstellation so sein, dass dem Berechtigten aus dem Patent die Kosten des nationalen Verfahrens in Deutschland auferlegt werden.

Wenn die Klage des Berechtigten aus dem Patent vor dem Einheitlichen Patentgericht nicht erfolgreich war, sollte die Klage vor dem deutschen Gericht in dem Umfang als unzulässig abgewiesen werden, in dem das nationale deutsche Patent dieselbe Erfindung schützt wie das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung. Im Übrigen sollte es dem Berechtigten aus dem Patent möglich sein, das Verfahren in Deutschland fortzuführen.

Laufende Nummer 2:

In dieser Konstellation hält es der BDPA grundsätzlich für sachgerecht, dem Berechtigten aus dem Patent als dem Beklagten im nationalen Verfahren in Deutschland die Möglichkeit zu eröffnen, dieses Verfahren nicht betreiben zu müssen. Allerdings sind dabei auch berechtigte Interessen des vermeintlichen Verletzers an einer umfassenden Klärung der Rechtslage zu berücksichtigen. Wenn der Berechtigte aus dem Patent in dieser Konstellation das Verfahren in Deutschland beenden will, sollte er daran festgehalten werden, dass er dies im Wege eines Anerkenntnisses der negativen Feststellungsklage erreichen kann. Der Berechtigte aus dem Patent muss dann das Verfahren in Deutschland nicht betreiben, behält hingegen seine Ansprüche aus dem Europäischen Patent.
Eine Ausssetzung des Verfahrens oder eine Klageabweisung im deutschen Verfahren wegen doppelter Inanspruchnahme auf Grund einer Einrede des Berechtigten aus dem Patent wäre in dieser Konstellation kein sachgerechtes Ergebnis für den vermeintlichen Patentverletzer, der eine Klärung der Rechtslage erreichen will.

Da der Beklagte die Klageansprüche prozessual immer anerkennen kann, braucht diese Konstellation nach der laufenden Nummer 2 keine besondere Regelung. Es ist aber aus Sicht des BDPA darauf zu achten, dass nicht durch eine Gesetzesformulierung in dieser Konstellation dem Berechtigten aus dem Patent die Einrede im deutschen Verfahren ermöglicht wird, obwogl dies eigentlich nicht beabsichtigt ist.
Mit der derzeitigen gesetzlichen Formulierung hätte der Berechtigte aus dem Patent als Beklagter im Verfahren in Deutschland die Möglichkeit, die Aussetzung des Verfahrens bzw. die Abweisung der Klage wegen doppelter Inanspruchnahme zu bewirken.

Laufende Nummer 3:

In dieser Konstellation hält es der BDPA für sinnvoll, dass der Berechtigte aus dem Patent die Möglichkeit behält, die Durchsetzung seiner Ansprüche auf dem von ihm selbst eingeschlagenen prozessualen Weg erreichen zu können. Der vermeintliche Patentverletzer sollte deswegen in dieser Konstellation nicht die Möglichkeit haben, das nationale Verfahren in Deutschland aussetzen oder gar beenden zu können.
Bei der derzeitigen Formulierung hätte der vermeintliche Patentverletzer als Beklagter im deutschen Verfahren parallel eine negative Feststellungsklage zu dem Europäischen Patent vor dem Einheitlichen Patentgericht anhängig machen zu können und sich dann im Verfahren in Deutschland auf die Einrede der doppelten Inanspruchnahme berufen zu können. Dies sollte nach Auffassung des BDPA nicht möglich sein.

Laufende Nummer 4:

Diese Konstellation hält der BPDA hinsichtlich der Interessenlagen der Parteien für vergleichbar mit der Konstellation der laufenden Nummer 2. Auch in dieser Konstellation hält es der BDPA grundsätzlich für sachgerecht, dem Berechtigten aus dem Patent als dem Beklagten im nationalen Verfahren in Deutschland die Möglichkeit zu eröffnen, dieses Verfahren nicht betreiben zu müssen. Um dabei dem Rechtsschutzinteresse des vermeintlichen Patentverletzers an einer Klärung der Rechtslage angemessen Rechnung zu tragen, sollte diese Möglichkeit des Berechtigten aus dem Patent nach Auffassung des BDPA an ein Anerkenntnis der negativen Feststellungsklage in Deutschland gekoppelt sein.

2.2.2.2. Weitere Anmerkung

Unabhängig von den oben genannten Konstellationen sollte es sowohl dem Berechtigten aus dem Patent als auch dem vermeintlichen Patentverletzer möglich sein, die Ansprüche für Handlungen während eines Zeitraums, in dem die Veröffentlichung der Erteilung des deutschen Patentes erfolgt ist, die Veröffentlichung der Erteilung des Europäischen Patentes jedoch noch nicht, in einem Verfahren in Deutschland gerichtlich klären zu lassen.