Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat nun den Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vorgelegt. Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte bezieht hierzu wie folgt Stellung.

Der umstrittenste und wohl auch gravierendste Teil der geplanten Gesetzesänderung betrifft die Änderung des §139 PatG. Diesbezüglich ist im Referentenentwurf nunmehr eine Fassung vorgesehen, die den Gerichten einen weiten Spielraum bei der Anwendung lässt, der weit über die bisherige Rechtslage, nach der nach höchstrichterlicher Rechtsprechung in Ausnahmefällen die Gewährung einer Aufbrauchsfrist zulässig ist, hinausgeht.

Der BDPA erkennt den Willen an, ein mögliches „Erpressungspotenzial“, das mit einem starken Unterlassungsanspruch einhergehen und von sog. „Trollen“ ausgenutzt werden könnte, zu entschärfen. Nach Ansicht des BDPA besteht bei der gewählten Formulierung, insbesondere aufgrund des sehr weiten Gestaltungsspielraumes für die anwendenden Gerichte, jedoch ein hohes Risiko, dass die gewünschte Wirkung verfehlt wird. Es besteht vielmehr die Gefahr der Entrechtung redlicher Patentinhaber bei gleichzeitiger Schaffung zusätzlicher Anreize für besagte „Trolle“, wenn von der Möglichkeit der Kompensation einer vollständigen Versagung des Unterlassungsanspruchs durch Entschädigungszahlungen von den Gerichten zu häufig Gebrauch gemacht wird.

Ein derartiges Szenario ist nicht unwahrscheinlich, bietet diese Kombination doch in vielen Fällen einen scheinbaren Königsweg zur Umgehung von Härten für die Beteiligten. In letzter Konsequenz kann dies jedoch dazu führen, dass sich Angehörige bestimmter Industriezweige von den Patenten Dritter und damit insbesondere ihrer Zulieferer praktisch freikaufen könnten. Ein derartiges Szenario zu riskieren, kann nicht Ziel einer verantwortungsbewussten und vorausschauenden Gesetzgebung sein, die das Wohl der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft zum Ziel hat.

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte ist sich des zweifelsfrei bestehenden grundsätzlichen Risikos unbilliger Härten für Hersteller komplexer Produkte durchaus bewusst. Die vom Bundesgerichtshof vertretene Auffassung, dass eine Aufbrauchsfrist als letztes Mittel zur Abwendung unverhältnismäßiger, nicht gerechtfertigter Nachteile grundsätzlich möglich sein kann, begrüßt der Bundesverband Deutscher Patentanwälte daher ausdrücklich. Doch das deutsche Patentwesen hat sich über die Jahrzehnte gerade wegen der effizienten Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs zu einem der weltweit führenden entwickelt. Davon haben wesentliche Teile unserer Industrie profitiert. Eine Änderung sollte daher mit der gesamten Behutsamkeit erfolgen, die der Bundesgerichtshof in seiner Wärmetauscher-Entscheidung vorgezeichnet hat, und sich hinsichtlich der Mittel zur Abwendung des Unterlassungsanspruchs auf die Gewährung von Aufbrauchsfristen beschränken.

Unsere Einschätzung hat sich gegenüber der letzten Stellungnahme auch im Hinblick auf andere Aspekte der geplanten Gesetzesänderung im Wesentlichen nicht geändert. Zusammenfassend

regt der Bundesverband Deutscher Patentanwälte an, die angedachte Änderung der Fristenregelung auszuweiten und auch Tage zu erfassen, an denen das deutsche Patent- und Markenamt geschlossen ist (§ 28 (1,2) PatG, § 29 GebrmG, § 65 (1) MarkenG, §18a DPMAV, §3 (3) HalblSchG, § 26 (1) DesignG),
erachtet der Bundesverband Deutscher Patentanwälte die angedachte Regelung betreffend die Unterlassung der Veröffentlichung von ordnungs- oder sittenwidrigen Inhalten für problematisch hinsichtlich der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit, hinsichtlich der Auswirkungen auf das jeweils weitere Verfahren sowie hinsichtlich der Gewaltenteilung (§§ 31 (3b), 32 (2) PatG, 33(3) DesignG und 8(7) MarkenG),
erachtet der Bundesverband Deutscher Patentanwälte die angedachte Regelung betreffend die Offensichtlichkeitsprüfung für nicht zielführend und hält eine Verkomplizierung des Anmeldeverfahrens für möglich, ohne dass ein nennenswerter Mehrwert geschaffen wird (§ 42 (2) PatG),
schlägt der Bundesverband Deutscher Patentanwälte eine Klarstellung hinsichtlich der Unzulässigkeit des Einspruchsverfahrens bei Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor (§ 81 PatG),
schlägt der Bundesverband Deutscher Patentanwälte vor, die Frist zur Begründung des Widerspruchs nur bei anhängigen Verletzungsklagen auf zwei Monate zu verkürzen (§§ 82, 83 PatG),
schlägt der Bundesverband Deutscher Patentanwälte eine konkrete Fristenregelung bei der Eintragung von Rechtsübergängen vor. Dies führt zu einer klaren und vorhersagbaren Vorgehensweise, wodurch die Rechtssicherheit erhöht wird (§ 28 DPMAV).

Diese und weitere Positionen des BDPA sind im Folgenden im Detail wiedergegeben. Der BDPA möchte an dieser Stelle betonen, dass viele der Vorschläge zu den weniger umstrittenen (und daher derzeit wohl auch weniger beachteten) Aspekten der geplanten Gesetzesänderung auf der langjährigen Erfahrung von Praktikern beruhen und aus deren Sicht zu nicht unerheblichen Vereinfachungen in der Praxis führen würden, ohne auf der anderen Seite mit erkennbaren Nachteilen verbunden zu sein.

Zu den Änderungen im Einzelnen:

Änderung des § 28 (1,2) PatG, § 29 GebrmG, § 65 (1) MarkenG, §18a DPMAV, §3 (3) HalblSchG, § 26 (1) DesignG

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte begrüßt und befürwortet ausdrücklich die angedachte Regelung hinsichtlich der zu berücksichtigenden Feiertage. Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte begrüßt und befürwortet darüber hinaus ausdrücklich die Möglichkeit, die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz oder teilweise auf das Deutsche Patent- und Markenamt zu übertragen. Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte geht davon aus, dass dies dem Deutschen Patent- und Markenamt die Möglichkeit eröffnen kann, kurzfristig sachgerechte Regelungen im Hinblick auf den Geschäftsgang des Deutschen Patent- und Markenamts sowie die Form des Verfahrens in Patentangelegenheiten zu treffen.

Zusätzlich regt der Bundesverband Deutscher Patentanwälte an, die Regelung zu erweitern und eine Fristerstreckung auch dann vorzusehen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt geschlossen ist. Eine entsprechende Regelung existiert bereits vor dem Europäischen Patentamt (Regel 134 EPÜ). Somit würde das Fristende in allen Fällen, in denen das Deutsche Patent- und Markenamt bei Ablauf einer Frist geschlossen ist, automatisch auf den nächstfolgenden Tag erstreckt, an dem das Deutsche Patent- und Markenamt geöffnet ist. Dies würde es ermöglichen, eine Kanzlei beispielsweise über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zu schließen, ohne dass an den nicht als Feiertag geltenden Tagen (24. Dezember/31. Dezember) ein Notbetrieb sichergestellt werden müsste. Insbesondere für Einzelanwälte würde dies eine Entlastung darstellen.

Änderung des § 30 (3) PatG

Auch begrüßt und befürwortet der Bundesverband Deutscher Patentanwälte die angedachte Regelung hinsichtlich der Vereinfachung des Wechsels von Beteiligten im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren.

Änderung der §§ 31 (3b), 32 (2) PatG, 33(3) DesignG und 8(7) MarkenG

Wir stimmen überein, dass vermieden werden muss, dass amtliche Publikationen des Deutschen Patent- und Markenamts für die Verbreitung von ordnungs- oder sittenwidrigen Inhalten instrumentalisiert werden.

Die vorgeschlagene Regelung erscheint nach Einschätzung des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte missverständlich. Es ist nämlich nicht eindeutig, inwieweit die Veröffentlichung unterbleibt: vollständig oder lediglich bezogen auf einzelne Inhalte.

Vollständiges Unterbleiben der Veröffentlichung

Nach der ersten Auslegung würde, selbst wenn die Patentanmeldung lediglich einen Teil umfasst, der diese Bedingungen erfüllt, die Veröffentlichung der Offenlegungsschrift unterlassen werden, auch wenn die Erfindung nicht auf einen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßenden Gegenstand gerichtet ist. Gemäß § 32 (5) PatG würde in diesem Fall auch weiterhin ein Hinweis auf die Eintragung in das Register veröffentlicht werden. Jedoch ist für die Öffentlichkeit die Offenlegungsschrift oder die entsprechenden eingereichten Unterlagen nicht einsehbar, da auch hier gemäß der vorgeschlagenen Änderung des § 31 PatG die Einsicht ausgeschlossen wäre. Folglich ist es möglich, dass die Öffentlichkeit erst mehrere Jahre nach dem Anmeldetag, nämlich dann, wenn das Patent erteilt würde, über den genauen Erfindungsgegenstand informiert wird. Somit kann die Öffentlichkeit nicht beurteilen, auf welchen Gegenstand die Patentanmeldung gerichtet ist, weswegen eine Rechtsunsicherheit für die Öffentlichkeit besteht.

Falls ein Anmelder vorsätzlich derartigen Inhalt in eine Patentanmeldung aufnimmt, kann dieser erreichen, dass die Öffentlichkeit erst mit Abschluss des Prüfungsverfahrens über die Patentanmeldung informiert wird, also nach über sieben Jahren, wenn der Prüfungsantrag erst am letzten möglichen Tag gestellt wird.

Zusammenfassend wäre es somit möglich, dass, sofern der Prüfungsantrag erst spät gestellt wird, die Öffentlichkeit mehrere Jahre nicht (ausreichend) über die Patentanmeldung informiert wird. Der bezweckte Schutz der Öffentlichkeit vor ordnungs- oder sittenwidrigen Inhalten würde so zu einer gravierenden Gefahr für Mitbewerber, da diese keine Gelegenheit mehr hätten, im Rahmen einer Offenlegungsschrift von einem möglicherweise entstehenden Patent Kenntnis zu erhalten. Wird neben der Veröffentlichung der Offenlegungsschrift auch noch die Akteneinsicht ohne Ausnahmen ausgeschlossen, besteht für einen Mitbewerber bis zur Veröffentlichung der Patenterteilung keine Möglichkeit, einer Patentverletzung vorzubeugen.

Dies ist umso problematischer, als gemäß § 33 (1) PatG von einem nicht berechtigten Benutzer eine Entschädigung zu entrichten wäre. Dieser wäre sich bis zu einer Veröffentlichung der Patentschrift seiner eigenen Benutzungshandlung nicht bewusst und hätte deswegen auch keine Veranlassung, diese zu beenden. Bei der Auslegung, dass bei unterlassener Veröffentlichung der Offenlegungsschrift kein Anspruch auf Entschädigung bestünde, würde der Anmelder aufgrund einer durch das Deutsche Patent- und Markenamt vorgenommenen Handlung in einem Recht beschnitten, nämlich dem Recht auf Entschädigung. Hierbei ist der Weg der Überprüfung durch ein Gericht abgeschnitten, da es sich nicht um einen beschwerdefähigen Beschluss handelt. Mit anderen Worten erfolgt eine Einschränkung der Rechte des Anmelders durch die Exekutive, wobei eine unabhängige Überprüfung durch die Judikative nicht möglich ist.

Auch ist für den Anmelder unter Umständen bei Einreichung der Patentanmeldung nicht ersichtlich, dass ein Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung vorliegt. Da es hierzu keine Richtlinien gibt, ist es für den Anmelder nicht nachvollziehbar, ab wann das Unterlassen der Veröffentlichung erfolgt. Dies könnte somit von der Öffentlichkeit als Akt der Willkür durch das Deutsche Patent- und Markenamt angesehen werden.

Zudem ist in dem Fall, dass seitens des Deutschen Patent- und Markenamts ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten festgestellt wird, eine Änderung der Patentanmeldung durch den Anmelder, sodass dennoch eine Veröffentlichung erfolgt, bis zum Eingang des Prüfungsantrags gemäß § 38 Satz 1 PatG nicht möglich, da keine der dort genannten Tatbestände vorliegen. Somit wäre der Anmelder gezwungen, bereits vorzeitig Prüfungsantrag zu stellen, sofern beispielsweise unabsichtlich eine derartige Angabe aufgenommen wurde.

Partielles Unterbleiben der Veröffentlichung

Falls nur der Teil nicht veröffentlich wird, der gegen die öffentliche Ordnung bzw. die guten Sitten verstößt, müsste ein Hinweis in die Offenlegungsschrift aufgenommen werden, dass Teile der ursprünglich eingereichten Unterlagen, die dem Patenterteilungsverfahren später zugrunde gelegt werden, nicht in die Offenlegungsschrift aufgenommen werden. Ein Dritter muss dann weiterhin die Möglichkeit haben, sich im Wege der Akteneinsicht auch Einsicht in diese Teile der ursprünglichen Unterlagen zu verschaffen. Ansonsten ist er nicht in der Lage, zu überprüfen, ob beispielsweise ein erteiltes Patent nicht doch unzulässig erweitert sein könnte. Daher muss ein Rechtsweg für Dritte eröffnet werden, der in begründeten Fällen eine Einsicht in die vollständigen Akten ermöglicht.

Fehlende Regelung bezüglich der Patentschrift

Gemäß der derzeitigen Formulierung ist lediglich die Veröffentlichung der Offenlegungsschrift ausgeschlossen, jedoch nicht die Veröffentlichung der Patentschrift, sofern diese Angaben oder Zeichnungen enthält, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Zwar ist gemäß § 2 (1) PatG ausgeschlossen, dass für eine Erfindung, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, ein Patent erteilt wird. Jedoch ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass die Patentschrift Angaben enthalten kann, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Aufgrund der Neuformulierung könnte daher davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber dies ebenso wollte, weswegen eine analoge Anwendung ausgeschlossen ist. Folglich könnte somit eine Patentschrift veröffentlicht werden, auch wenn diese gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Angaben enthält.

Dies erachten wir umso mehr als problematisch, da eine Patentschrift erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens veröffentlicht wird, also wenn ein Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vorliegt, dass die Veröffentlichung erfolgen kann. Der Öffentlichkeit könnte es sich somit darstellen, dass die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßenden Teile der Patentschrift eine Duldung und Zustimmung des Deutschen Patent- und Markenamts und daher auch des Staates besäßen.

Änderung des § 36 (2) PatG

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte begrüßt und befürwortet die angedachte Regelung im Hinblick auf die Ermöglichung zügiger und effizienter Verfahren.

Änderung des § 42 (2) PatG

Die Regelungen des § 42 PatG sollen das Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beschleunigen und dessen Aufwand verringern. Aus diesem Grund soll bereits frühzeitig eine Überprüfung durchgeführt werden, ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist. Hierbei handelt es sich lediglich um eine kursorische Überprüfung, bei der im Wesentlichen Formalien überprüft werden. Eine Überprüfung auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit findet beispielsweise nicht statt.

Mittels der Erweiterung der zu überprüfenden Voraussetzungen würde vor Aufnahme des eigentlichen Prüfungsverfahrens bereits die Prüfungsstelle befähigt, eine Anmeldung zurückzuweisen, wenn die Voraussetzungen zum Beispiel des § 1a Abs. 1 PatG nicht erfüllt sind. In Abs. 2 des gleichen Paragraphen sind jedoch Ausnahmetatbestände aufgelistet, die eine patentierbare Erfindung darstellen können. Hierbei handelt es sich um eine vergleichsweise diffizile Unterscheidung, die nicht anhand einer kursorischen Überprüfung getroffen werden kann.

Auch müsste zum Beispiel bereits bei der Offensichtlichkeitsprüfung überprüft werden, ob lediglich eine bloße Entdeckung eines der Bestandteile des menschlichen Körpers vorliegt, und nicht ein durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil des menschlichen Körpers. Somit ist bereits eine tiefergehende Überprüfung der eingereichten Erfindungsunterlagen sowie eine Überprüfung der tatsächlichen Erfindung erforderlich, die im Rahmen einer Offensichtlichkeitsprüfung nicht vorgesehen ist. Auch ist es möglich, dass aufgrund der Zurückweisungsmöglichkeit gemäß § 42 (3) PatG bereits vor Stellung des Prüfungsantrags eine umfangreiche Diskussion mit dem Anmelder erfolgt. Dies führt auf Anmelderseite zu erhöhten Kosten. Zudem führt diese Diskussion zu einer Verzögerung, die die rechtzeitige Erstellung des ersten Bescheids zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit derart verzögern kann, dass der Anmelder diesen nicht mehr als Grundlage für seine Entscheidung über Prioritätsfolgeanmeldungen nutzen kann.

Änderung des § 81 PatG

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte begrüßt, dass für einen vermeintlichen Verletzer die Möglichkeit eröffnet werden soll, ein Nichtigkeitsverfahren anzustrengen und nicht ein etwaiges Einspruchsverfahren abwarten zu müssen oder diesem beizutreten, zumal die Verfahrensdauer der Nichtigkeitsverfahren verringert werden soll. Um jedoch Missverständnisse zu vermeiden, schlagen wir vor, die Formulierung folgendermaßen abzuändern:

Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist; ein Einspruch des Nichtigkeitsklägers wird insoweit unzulässig, als eine Nichtigkeitsklage erhoben wird

Somit ist klargestellt, dass ein etwaiges bereits anhängiges Einspruchsverfahren, das ein Dritter angestrebt hat, nach einer Nichtigkeitsklage des vermeintlichen Verletzers nicht unzulässig wird.

Änderung des §§ 82, 83 PatG

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte ist ebenfalls der Auffassung, dass eine verstärkte Synchronisation des Nichtigkeitsverfahrens mit dem Verletzungsverfahren erfolgen muss.

Nach unserer Ansicht berücksichtigt jedoch die vergleichsweise kurze Frist von zwei Monaten, die dem Beklagten zur Begründung des Widerspruchs zugestanden wird, nicht, dass von einem Verletzer bereits vor dem eigentlichen Verletzungsverfahren ein Nichtigkeitsverfahren angestrengt werden kann.

Als Folge könnte dem Patentinhaber, schon bevor er von der Verletzung weiß, eine Nichtigkeitsklage zugestellt werden. Dadurch ist es für den Patentinhaber und Beklagten erforderlich, die zugestellte Klage unter hohem Zeitdruck zu überprüfen und hierauf zu reagieren. Derartige Klagen sind regelmäßig umfangreich. Zudem kann es sein, dass die Zustellung der Klage in einen Zeitraum fällt, in dem auf Seiten des Beklagten und/oder seines Vertreters wenig Personalressourcen zur Verfügung stehen (Weihnachtszeit, Elternzeit, …). Dann ist eine angemessene Begründung des Widerspruchs nicht oder lediglich mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich.

Die Beklagte hat zwar dadurch, dass keine Begründung des Widerspruchs erfolgt, zunächst keinen unmittelbaren Rechtsnachteil. Jedoch ist zu erwarten, dass sich das Fehlen der Begründung zu Lasten des Beklagten auf den Hinweis des Patentgerichts auswirkt.

Zwar führt dieser Hinweis selbst zunächst zu keinem unmittelbaren Rechtsnachteil, jedoch würde sich dieser Hinweis, sofern er von den Verletzungsgerichten berücksichtigt werden soll, zu Lasten des Beklagten bei der Durchsetzung des Patents in dem Verletzungsverfahren auswirken. Dies gilt in besonderem Maße bei der Durchsetzung des Patents im Rahmen einer einstweiligen Verfügung. Falls nun der Verletzungsgegenstand beispielsweise ein Saisonartikel ist, könnte dem Patentinhaber hierdurch die Möglichkeit genommen werden, einen Unterlassungsanspruch wirksam durchzusetzen.

Fehlen aufgrund der kurzen Frist Inhalte in der Begründung oder gar die gesamte Begründung, so führt dies dazu, dass diese Inhalte in dem Hinweis des Patentgerichts nicht berücksichtigt werden können, der gemäß der angedachten Änderungen in § 81 (1) PatG bereits unmittelbar nach Ablauf der Frist für die Begründung des Widerspruchs ergehen kann. § 83 (2) PatG sieht im Anschluss an den Hinweis des Patentgerichts bereits eine Frist für eine abschließende Stellungnahme vor, nach deren Ablauf § 84 (4) PatG die Möglichkeit der Zurückweisung neuer Verteidigungsmittel eröffnet. Zwar sieht § 83 (4) PatG die Zurückweisung neuer Verteidigungsmittel nur unter hohen Voraussetzungen vor, dennoch kann das resultierende strenge Fristenregime in Einzelfällen zu einer erheblichen Benachteiligung des Patentinhabers mit der Folge führen, dass diesem aufgrund der strengen Handhabung verfahrensrechtlicher Aspekte ein unwiederbringlicher Schutzrechtsverlust droht, der gegebenenfalls materiell nicht gerechtfertigt wäre.

Wir schlagen daher vor, die Frist von zwei Monaten auf vier Monate zu verlängern. Darüber hinaus regen wir an, dass die Frist von vier Monaten auf zwei Monate verkürzt wird, wenn der Nichtigkeitskläger auf ein anhängiges Verletzungsverfahren hinweist, das zwischen denselben Parteien anhängig ist und das auf das entsprechende Patent gestützt ist.

Änderung des § 139 PatG

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte lehnt die geplante Neuregelung des § 139 PatG ab.

Wie bereits in Publikationen und Stellungnahmen, auch von den Mitgliedern des X. Senats des Bundesgerichtshofs (z.B. Herrn Professor Meier-Beck auf der Jahrestagung der GRUR 2019 in Frankfurt), vielfach ausgeführt, besteht schon mit den derzeit geltenden Regelungen durchaus die Möglichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung.

Diese sollte nach unserer Auffassung ohnehin nicht den Unterlassungsanspruch als solchen betreffen, sondern vielmehr auf dessen Durchsetzbarkeit beschränkt sein. Diese Regelung hätte – im Unterschied zu einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs als solchem nach dem vorliegenden Gesetzentwurf – aus unserer Sicht erhebliche Vorteile in der Handhabung.

Aus unserer Sicht sollte der Unterlassungsanspruch als solcher nicht geändert werden. Wir schlagen vor, im Falle einer Aussetzung der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs zugleich eine zeitliche Befristung des Unterlassungsanspruchs auszusprechen. Die Dauer der zeitlichen Befristung müsste dann nach unserer Auffassung wiederum Gegenstand der Verhältnismäßigkeitsprüfung sein. Sollte die Dauer der gewährten Aufbrauchsfrist nicht ausreichen, könnte der Verletzer – im direkten Gespräch mit dem Patentinhaber oder durch Anrufung des Gerichts – eine Verlängerung der Aussetzung der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs beantragen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit müsste der Verletzer dann auch hinnehmen, dass in der Prüfung mit einfließt, inwieweit sich der Verletzer in der zur Verfügung stehenden Zeit ernsthaft bemüht hat, die Verletzungshandlungen zu beenden.

Aus unserer Sicht sollte die bestehende Rechtslage, die durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits jetzt geschaffen wurde, nicht geändert werden. Demnach sind die Voraussetzungen für die Gewährung einer Aufbrauchsfrist vergleichsweise hoch, sodass diese lediglich in wenigen Ausnahmefällen zum Tragen gewährbar sein dürfte. Ohnehin bezieht sich der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung (X ZR 114/13 „Wärmetauscher“) lediglich auf die Einräumung einer Aufbruchsfrist unter diesen strengen Voraussetzungen, nicht auf den Unterlassungsanspruch als solchen.

Soweit darauf abgestellt wird, dass die Umsetzung der bisherigen Rechtsprechung durch die Instanzgerichte „soweit ersichtlich […] nur sehr zurückhaltend“ erfolgt, kann dies daran liegen, dass es schlicht und ergreifend an entsprechendem Parteivortrag auf der Seite der Verletzungsbeklagten fehlt. Insofern würde dann für das Instanzgericht auch keine Veranlassung bestehen, eine Entscheidung über eine mögliche Aussetzung der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs zu treffen. Ob sich diese Situation durch eine Änderung des § 139 PatG ändert, darf bezweifelt werden. Das Ausbleiben eines entsprechenden Vortrags kann auch daran liegen, dass auf Seiten der Verletzer erkannt wird, dass eine Aussetzung der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit nicht in Frage kommt.

Ein solcher Antrag auf Aussetzung der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs wird weder jetzt noch in Zukunft „vorsorglich“ gestellt werden. Die Begründung dieses Antrages erfordert einigen Sachvortrag zu betriebsinternen Dingen und Abläufen, die ein Beklagter in einem Verletzungsprozess nicht ohne unmittelbare Notwendigkeit einem Wettbewerber (d.h.: dem Patentinhaber) offenlegen will. An dieser Situation ändert auch eine Gesetzesänderung nichts.

Auch ist zu bedenken, dass es keinesfalls so ist, dass die Aufbrauchsfrist derart lang bemessen sein muss, dass der Verletzer nach der Umstellung in der Aufbrauchsfrist seinen Geschäftsbetrieb unbeeinträchtigt fortsetzen kann. Die Aufbrauchsfrist muss lediglich gerade so lang bemessen sein, dass nur die unzumutbare Härte, die aus der sofortigen Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs resultiert (s.u.), den Verletzer nicht mehr trifft. Die aus dem Unterlassungsanspruch resultierenden „zwangsläufigen Härten“, die „grundsätzlich hinzunehmen“ sind (X ZR 114/13 „Wärmetauscher“, Rn. 45), sollen jedoch auch weiterhin unberührt bleiben. Ausufernde Aufbrauchsfristen, die einem vollständigen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Ergebnis gleichkämen, werden in der Praxis nach den Prinzipien der Wärmetauscher-Entscheidung daher kaum vorkommen.

Die im vorliegenden Entwurf gewählte Formulierung „durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen“ als Tatbestandsvoraussetzung stellt nach Auffassung des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte eine graduelle Abschwächung der Formulierung des Bundesgerichtshofs, „dass die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Anspruch bestimmungsgemäß einhergehende Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße treffen und benachteiligen, dass die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt“, dar (X ZR 114/13 „Wärmetauscher“, Rn. 45).

Der Bundesgerichtshof verwendet den absoluten Begriff „unzumutbar“ anstatt einer schwächeren, nur auf eine gerechtfertigte Verhältnismäßigkeit abstellenden Formulierung. Damit betont der Bundesgerichtshof, dass die Beeinträchtigung und Benachteiligung weit über eine bloße Unverhältnismäßigkeit hinausgehen müssen, um eine Aufbrauchsfrist zu rechtfertigen. Eine echte Unzumutbarkeit wird jedoch regelmäßig erst dann vorliegen, wenn die sofortige Befolgung den Verletzer in eine derartige wirtschaftliche Bedrängnis bringen würde, dass dessen Existenz gefährdet wäre.

Eine nach Auffassung des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte angemessene Formulierung, die sich zudem auch am Leitsatz der in Rede stehenden Entscheidung („Wärmetauscher“) des Bundesgerichtshofs orientiert, könnte wie folgt lauten:

„Die sofortige Durchsetzung des Anspruchs kann im Einzelfall ausnahmsweise ausgeschlossen sein, soweit die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige Härte darstellt, die über die hinzunehmende Härte, die sich aus dem Ausschließlichkeitsrecht und den regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung ergibt, in nicht mehr zumutbarer Weise hinausgeht. Mit dem Ausschluss der sofortigen Durchsetzung des Anspruchs ist zugleich eine zeitliche Befristung für diesen Ausschluss auszusprechen.“

Auch wird der Begriff „unverhältnismäßig“ im vorliegenden Gesetzentwurf anders verwendet als beispielsweise im Leitsatz der in Rede stehenden Entscheidung. Im Leitsatz der Entscheidung wird auf das Vorliegen einer unverhältnismäßigen Härte als Folge der sofortigen Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs als Tatbestandsvoraussetzung für die Gewährung der Aufbrauchfrist abgestellt. Ebenso in der Begründung der Entscheidung (X ZR 114/13 „Wärmetauscher“, Rn. 45). Der vorliegende Gesetzentwurf hingegen formuliert die Unverhältnismäßigkeit lediglich als Folge einer durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte. Eine Formulierung, die der Bundesgerichtshof jedoch vor dem Hintergrund der hinzunehmenden Härten gerade vermieden hat (s.o.).

Vor diesem Hintergrund ist die Aussage in der Begründung des Gesetzentwurfs, Seite 35, die gesetzlichen Rahmenbedingungen würden schon heute die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen ermöglichen, zumindest unpräzise. Zutreffender wäre die Formulierung, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen schon heute die Abwendung unzumutbarer Härten aus der unbedingten Anwendung – im Sinne der sofortigen Durchsetzung – des Unterlassungsanspruchs ermöglichen. Dass es bei der derzeitigen Umsetzung durch die Instanzgerichte „vereinzelt zu Fällen kommen kann, in denen die wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewährten Unterlassungsverfügung über das Maß hinausgehen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich ist“, ist gemessen an dieser präziseren Formulierung kein Anlass für eine Gesetzesänderung, die lediglich eine Klarstellung der bestehenden Rechtslage sein möchte.

Hinzu kommt, dass bei den Rechtsfolgen einer Patentverletzung keineswegs die Abschreckung im Vordergrund steht. Der Patentinhaber ist durchweg darauf angewiesen, die Rechte aus dem Patent zivilrechtlich selbst durchzusetzen (Eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft wegen einer Patentverletzung dürfte eine absolute Ausnahme darstellen). Dem sollte dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Abwägung auf die Interessen des Patentinhabers abgestellt wird. Dem Patentinhaber ist daran gelegen, seine ihm zustehende Alleinstellung durchsetzen zu können, die ihm auf Grund des erteilten Patentes zeitlich befristet zugestanden wurde. Wir halten es für unverhältnismäßig, einen Patentinhaber in den Möglichkeiten der Durchsetzung dieses Rechts zu beschneiden, mit einer Begründung, die auf allgemeine und übergeordnete Interessen („abschreckende Wirkung“) auch für andere Fälle abstellt. Dies gilt umso mehr, als der Patentinhaber zur Durchsetzung seiner Rechte das Verfahren selbst betreiben muss und auch selbst das Kostenrisiko trägt.

Die Härten, die aus dem Unterlassungsanspruch resultieren, müssen daher durchaus über das Maß hinausgehen können, das für eine hinreichende Abschreckung (mindestens) erforderlich ist. Es reicht gerade nicht aus, dass der Unterlassungsanspruch maximal so weit geht, dass die hinreichend abschreckende Wirkung gerade noch erreicht wird. Er soll vielmehr erst dann in seiner Wirkung eingeschränkt werden, wenn diese Wirkung, die aus seiner sofortigen Durchsetzung resultiert, unzumutbar wird. Die Verhältnismäßigkeitsabwägung setzt daher im vorliegenden Entwurf – anschaulich gesprochen – an einem anderen Punkt an als in der bisherigen Rechtsprechung. Dies verschiebt auch zwangsläufig die Resultate dieser Abwägung.

Der vorliegende Gesetzentwurf birgt aus diesen Gründen die Gefahr, dass der bisher gesetzlich verankerte und in der Rechtsprechung nur in ganz besonderen Fällen zeitlich begrenzt nicht durchsetzbare starke Unterlassungsanspruch, der in der Begründung des Gesetzentwurfs zu Recht als unverzichtbar bezeichnet wird, in unangemessener Weise aufgeweicht wird. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit, so wie sie im vorliegenden Gesetzentwurf angelegt ist, birgt in sich ein hohes Risiko, dass es zu der – ausdrücklich nicht gewünschten – Entwertung des Patentrechts kommt.

Fehlende Umsetzung in weiteren Gesetzen

Dem Bundesverband Deutscher Patentanwälte stellt sich die Frage, wieso eine entsprechende Änderung nicht auch in § 15 (4) MarkenG aufgenommen wird. Schließlich ist hier die Gewährung von Aufbrauchsfristen unter Rückgriff auf § 242 BGB bereits jetzt nicht unüblich. Wird der dortige Unterlassungsanspruch durch den vorliegenden Gesetzentwurf jedoch nicht angetastet, würde das auch die bisherige dortige Praxis, auf § 242 BGB rückzugreifen, in Frage stellen. Schließlich ist das Markengesetz von den vorliegenden Gesetzesänderungen an anderer Stelle betroffen. Deswegen wäre zukünftig die Frage zu stellen, ob eine Aufbrauchsfrist noch gewährt werden kann, wenn doch der Gesetzgeber den dortigen Unterlassungsanspruch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf bewusst nicht angetastet hat. Entsprechende Überlegungen ergeben sich natürlich auch für das Designgesetz. Im Grunde ergibt sich durch den vorliegenden Gesetzentwurf daher sogar eine Privilegierung ungeprüfter Schutzrechte gegenüber geprüften Schutzrechten.

Schlechterstellung des umsichtigen Marktteilnehmers

Bei der bisherigen Regelung wird keine Unterscheidung zwischen der Patentverletzung in Kenntnis des Patents und der Verletzung in Unkenntnis des Patents vorgenommen. Das Tatbestandsmerkmal der „unverhältnismäßigen […] nicht gerechtfertigten Nachteilen“ eröffnet Überlegungen zu dieser Frage, die zu unbefriedigenden Ergebnissen führen.

Bei der geplanten Neuregelung des §139 PatG ergibt sich bei der Berücksichtigung der unverhältnismäßigen, nicht gerechtfertigten Nachteile die Frage, ob hierunter auch der Fall zu verstehen ist, bei dem die Verletzungshandlung erst nach Kenntnisnahme eines Patents durchgeführt wird. Falls dies als nicht gerechtfertigt zu werten wäre, würde der Marktteilnehmer, der keine Patentrecherche durchführt, besser gestellt als der Marktteilnehmer, der eine Patenüberwachung durchführt und nach Patenten recherchiert. Falls es auf die Kenntnis des Verletzers von der Verletzung jedoch nicht ankommt, würde der redliche Lizenzsucher, der sich vor der eigentlichen Verletzungshandlung um eine Lizenz bemüht, schlechter gestellt: In dem einen Fall könnte ihm die Lizenz seitens des Patentinhabers verwehrt werden, sodass eine danach vorgenommene Verletzungshandlung höchstwahrscheinlich nicht mehr unter den Ausnahmetatbestand des § 139 PatG fallen würde. Im anderen Fall müsste der redliche Lizenzsucher zumindest stets die Lizenzgebühren zahlen, wohingegen derjenige, der nicht um die Lizenz nachgesucht hat, darauf hoffen kann, dass der Patentinhaber die Verletzung nicht feststellt oder aufgrund des Prozesskostenrisikos nicht gegen den Verletzer vorgeht. Falls dies dennoch geschehen würde, könnte sich der Verletzer auf den Ausnahmetatbestand des § 139 PatG berufen. Das würde ihn zwar zur Zahlung des Schadenersatzes verpflichten, dessen Höhe entspräche jedoch im Wesentlichen der Höhe der Lizenz des redlichen Lizenznehmers.

Zusammenfassend bestünde folglich kein Anreiz mehr, im Vorfeld um eine Lizenz nachzusuchen, da der Verletzer finanziell kaum schlechter als der redliche Lizenznehmer gestellt würde, falls überhaupt eine Zahlung erfolgen müsste. Folglich bestünde kein Abschreckungspotential des Unterlassungsanspruchs mehr.

Gefahr der vollständigen Aushebelung des Unterlassungsanspruchs I

Aufgrund der gewählten Formulierung sind derzeit unbefriedigende Konstellationen möglich, die lediglich ein einziges Produkt vertreibende/herstellende Unternehmen betreffen. Dies ist häufig bei neu gegründeten Unternehmen, sogenannten Start-ups, der Fall. Falls dieses einzige Produkt eine Patentverletzung darstellt, könnte das Unternehmen bei Erfüllung des Unterlassungsanspruchs keine weiteren Produkte absetzen, weswegen der Geschäftsbetrieb eingestellt werden müsste. Dies könnte zu dem Ergebnis führen, dass es sich um einen unverhältnismäßigen, nicht gerechtfertigten Nachteil handelt. Der Unterlassungsanspruch wäre dann nach der Formulierung des Gesetzentwurfs gegenüber diesem Unternehmen ausgeschlossen. Somit wäre es möglich, dass die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse eines Marktteilnehmers, die in einem Patent münden, durch ein derartiges Unternehmen, wie ein Start-up, verwertet werden, ohne dass der Patentinhaber (Marktteilnehmer) dies verbieten könnte. Dies wird nach Ansicht des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte zu verringerter Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in Deutschland führen. Um den Zustand der Patentverletzung nicht zum Dauerzustand werden zu lassen, halten wir es für erforderlich, die Aussetzung der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zeitlich zu befristen.

Darüber hinaus ist nicht geklärt, wie es sich auswirkt, wenn das Unternehmen, gegen das der Unterlassungsanspruch in einer solchen Situation in einer rechtskräftigen Entscheidung ausgeschlossen worden ist, wächst und so in eine Position gelangt, in der der Unterlassungsanspruch keinen unverhältnismäßigen, nicht gerechtfertigten Nachteil gegenüber diesem Unternehmen mehr darstellt. Es ist unklar, ob der Patentinhaber in einer derartigen Situation den Unterlassungsanspruch erneut geltend machen kann oder ob ihm aufgrund der Rechtskraft der Entscheidung diese Möglichkeit der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs weiterhin verwehrt bleibt, obwohl die entsprechenden Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Und selbst wenn der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch erneut geltend machen könnte, so würde der notwendige erneute Verletzungsprozess für ihn und das befasste Gericht eine zusätzliche Belastung bedeuten.

Zusammenfassend besteht daher nicht nur die Gefahr, dass aufgrund der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelung der Unterlassungsanspruch weit über das beabsichtigte Maß hinaus abgeschwächt wird. Es besteht auch die Gefahr, dass diese Maßnahme ihr Ziel in der Praxis zudem noch verfehlt.

Gefahr der vollständigen Aushebelung des Unterlassungsanspruchs II

Aufgrund der Neuregelung ergäbe sich ein weiteres Schlupfloch, mittels dessen der Unterlassungsanspruch gänzlich ausgehebelt werden könnte:

So könnte beispielsweise von einem Marktteilnehmer für Vertrieb, Import oder Fertigung eines durch ein Patent geschützten Produkts eine eigenständige Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit gegründet werden, wobei die eigenständige Gesellschaft keine sonstigen Aufgaben wahrnimmt. Der Rest der Wertschöpfungskette verbleibt bei dem Marktteilnehmer. Dieser eigenständigen Gesellschaft würde bei Erfüllung des Unterlassungsanspruchs die vollständige Geschäftsgrundlage wegfallen, was als unverhältnismäßig angesehen werden könnte. Damit wäre dann für den Marktteilnehmer eine Möglichkeit geschaffen, das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers faktisch zu umgehen.

Keine Notwendigkeit der Neuregelung

Auch ist an dieser Stelle die Frage zu stellen, wieso eine Gesetzesänderung überhaupt notwendig sein soll. Die Rechtsprechung ist vor der Wärmetauscher-Entscheidung immer von einem unbedingten Unterlassungsanspruch ausgegangen. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung zwar in der Sache die Gewährung einer Aufbrauchsfrist abgelehnt, die grundsätzliche Gewährbarkeit einer Aufbrauchsfrist, wenn die entsprechenden strengen Voraussetzungen erfüllt sind, jedoch bejaht. Dass Instanzgerichte als Folge dieser Rechtsprechung nun nicht regelmäßig Aufbrauchsfristen gewähren, kann vielerlei Hintergründe haben (s.o.). Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um Fälle handelt, in denen die Voraussetzungen für die Ausnahme schlichtweg nicht geben waren und/oder nicht hinreichend dargelegt worden sind. Da die geplante Neuregelung in die Rechte sämtlicher Patentinhaber eingreift, und da die Entscheidung erst vier Jahre zurückliegt, wäre nach Auffassung des Bundesverbands Deutscher Patentanwälte zunächst zu prüfen, ob die Einschätzung, die Instanzgerichte würden die seitens des Bundesgerichtshofs aufgestellten Verhältnismäßigkeitserwägungen nicht hinreichend berücksichtigen, sich nicht von selbst erledigt, wenn denn einmal eine Partei in einem Verletzungsverfahren in geeigneter Weise zur Sache vorträgt. Ausgehend von der in der Begründung des Gesetzentwurfs geschilderten Situation vor den Instanzgerichten erschließt sich dem Bundesverband Deutscher Patentanwälte nicht, dass eine Gesetzesänderung geboten ist. Jedenfalls sollte zuvor eine weitergehende und tiefgreifendere Evaluierung der bestehenden Situation und eine genaue Analyse der in Rede stehenden Entscheidungen konkretere Indikatoren für einen entsprechenden Handlungsbedarf liefern.

Entstehende Rechtsunsicherheit aufgrund der Neuregelung

Die gewählte Formulierung schafft Raum für unterschiedliche Interpretationen der unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteile. Auch ist ungeklärt, was die Voraussetzungen für den Ausgleich in Geld sind und wie hoch der Ausgleich ausfallen soll. Diese Punkte werden erst nach geraumer Zeit durch die höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt werden. Bis dahin können die verschiedenen Instanzgerichte zu unterschiedlichen Auffassungen gelangen. Dies kann bis zu einer Harmonisierung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung dazu führen, dass sich unterschiedliche bevorzugte Gerichtsstandorte herausbilden. Zudem ist bis dahin weder für einen Patentinhaber und noch für einen potenziellen Verletzter der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens vorhersehbar. Wir befürchten daher für einen Zeitraum von mehreren Jahren bis zum Vorliegen einer gefestigten Auslegung der unbestimmten Formulierungen der ergänzenden Sätze des neuen § 139 Absatz 1 PatG eine erhebliche Rechtsunsicherheit.

Erst wenn in nennenswertem Umfang eine Klärung dieser ausglegungsbedürftigen Tatbestandsmerkmale durch die höchstrichterliche Rechtsprechung erfolgt ist, wird sich erneut eine Rechtssicherheit einstellen. Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte befürchtet unter Berücksichtigung der Verfahrensdauer vor den Instanzgerichten, dem BGH und ggf. dem EuGH, dass dieser Prozess bis zu 10 Jahre in Anspruch nehmen wird.

Falls nun die Neuformulierung gewählt würde, könnte sich der Patentinhaber einen zusätzlichen Ausgleich in Geld erhoffen, weswegen der Patentinhaber wahrscheinlich nun auch den Unterlassungsanspruch geltend machen würde. Somit ist mit einer Ausweitung der Verletzungsklage zu rechnen. Dies wird nach Ansicht des Bundesverbands Deutscher Patentanwälte zu einer erhöhten Unsicherheit im Markt führen, da bislang der Verletzer bei Anstrengung einer derart eingeschränkten Klage darauf vertrauen konnte, dass dieser, unabhängig von dem Ausgang der Klage, das Produkt weiter vertreiben kann und die bisher getätigten Investitionen nicht wertlos werden.

Schaffung eines Anreizes für Klagen I

Es hat sich ein Geschäftsmodell entwickelt, bei dem bestimmte Unternehmen, insbesondere sogenannte „Non Practicing Entities“ (NPE), die nicht selber am Markt teilnehmen, gegenüber am Markt tätigen Unternehmen Rechte aus einem Patent geltend machen, um einen Gewinn zu generieren. Ein gesellschaftlicher Mehrwert hingegen wird nicht generiert. Eine übliche Vorgehensweise ist dabei, den Unterlassungsanspruch geltend zu machen und diesen als Druckmittel zu verwenden, um eine Lizenz abzuschließen. Die dabei ausgehandelte Lizenz unterliegt dem Maßstab der Bewertung nach Treu und Glauben § 242 BGB. Der Unterlassungsanspruch als solcher hingegen ist in diesen Fällen für das klagende Unternehmen wertlos.

Aufgrund der Neuformulierung würde nun kodifiziert werden, dass von dem klagenden Unternehmen ein zusätzlicher Geldbetrag verlangt werden kann, wenn der Unterlassungsanspruch nicht erfüllbar ist. Auch wenn eine Entschädigung des Rechteinhabers für das ihm versagte Ausschließlichkeitsrecht im Grunde begrüßenswert und sogar geboten erscheint, so stellt dies möglicherweise sogar einen zusätzlichen Anreiz dar, den Unterlassungsanspruch von Anfang an mit dem Ziel geltend zu machen, nicht die Unterlassung, sondern vielmehr die Entschädigungszahlung für den versagten Unterlassungsanspruch zu erwirken.

Verlust der Attraktivität des Patentschutzes in Deutschland im internationalen Vergleich

Derzeit wird von international tätigen Unternehmen Deutschland trotz der z.T. herrschenden Sprachbarriere sowohl aufgrund des sehr guten technischen Verständnisses der Jurisdiktion in Bezug auf Patente und die technischen Sachgebiete als auch aufgrund des herrschenden Trennungsprinzips als Schauplatz zur Klärung von Verletzungsfragen gewählt. Hierbei spielt der Unterlassungsanspruch eine herausragende Rolle, der bei Obsiegen des Patentinhabers auch durchgesetzt wird. So war Deutschland in den 2010er-Jahren Schauplatz der Auseinandersetzung u.a. zwischen Samsung und Apple, was teilweise auch zu einer Unterlassung des Vertriebs bestimmter Produktlinien der genannten Unternehmen in Deutschland führte. Dies strahlte auch auf den Rest der Welt aus.

Sollte künftig der Unterlassungsanspruch in Deutschland nicht mehr unbedingt – mit Ausnahme der bisher in der höchstrichterlichen Rechtsprechung eindeutig geklärten Ausnahmefälle – durchsetzbar sein oder diesbezüglich die zu befürchtende langjährige Rechtsunsicherheit herrschen, werden die bisher vor deutschen Gerichten klagenden Unternehmen auf andere Länder ausweichen. Infolgedessen droht Deutschland, seine Spitzenstellung bei der Klärung von Verletzungsfragen im europäischen und internationalen Vergleich zu verlieren. Weiterhin ist zu befürchten, dass für international tätige Unternehmen ein Patentschutz in Deutschland nicht mehr in gleichem Maße erstrebenswert bleibt wie bisher.

Erhöhtes Prozesskostenrisiko für den Patentinhaber

Nach der Formulierung des Referentenentwurfs kann der Anspruch auf Unterlassung ausgeschlossen sein. Die Gründe, die zu dem Ausschluss führen können, liegen dabei ausschließlich in der Sphäre des Verletzers oder Dritten. Dem Patentinhaber sind diese Gründe nicht zwingend bei Einlegen einer Verletzungsklage bekannt. Falls der Patentinhaber auch oder ausschließlich den Unterlassungsanspruch geltend macht, dieser jedoch aufgrund der besonderen, erst im Verlauf des Verfahrens bekannt werdenden Umstände des Einzelfalls ausgeschlossen ist, unterliegt der Patentinhaber teilweise oder vollständig, obwohl eine Verletzung des Schutzbereichs seines Patents vorliegt. Diese Erhöhung des Prozesskostenrisikos für den Patentinhaber halten wir für unbefriedigend.

Änderung des Art III § 4 (2) IntPatÜbkG

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte begrüßt und befürwortet ausdrücklich die Verlängerung der Frist auf 31 Monate, da dies eine Angleichung an das Europäische Patentübereinkommen und somit eine Erleichterung für Anmelder darstellt. Aus Sicht des Bundesverbands Deutscher Patentanwälte wäre eine entsprechende Angleichung an das EPÜ im Hinblick auf die Bemessungsgrundlage der Anspruchsgebühren in Art III § 4 (3) IntPatÜbkG ebenfalls sinnvoll.

Darüber hinaus erachtet es der Bundesverband Deutscher Patentanwälte für erstrebenswert, die Einleitung einer nationalen Phase in Deutschland zu einer PCT-Anmeldung auch auf Grundlage einer Formulierung der Anmeldungsunterlagen zuzulassen, die nicht in der deutschen Sprache abgefasst ist. Die Einreichung einer Übersetzung in die deutsche Sprache könnte innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der 31 Monate vorgesehen werden, ggf. unter Erhebung einer Verspätungsgebühr. Nur so können Anmelder die 31 Monate ausschöpfen, da die Anfertigung der Übersetzung in der Praxis einigen Vorlauf erfordert. Dies entspräche der Praxis in vielen Ländern, die zumindest eine zeitlich beschränkte Heilungsmöglichkeit bei Fristversäumnis vorsehen (z.B. das Europäische Patentamt im Wege der Weiterbehandlung).

Zudem würde diese Änderung des Int-PatÜbkG auch zu einer einheitlichen Handhabung fremdsprachiger Anmeldungen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt führen. Wenn ein Anmelder keine PCT-Anmeldung einreicht, sondern direkt auf Basis einer fremdsprachigen Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität eine nationale Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt einreicht, kann er dies nämlich bereits heute in einer fremden Sprache vornehmen, sofern die Übersetzung nachgereicht wird.

Änderung des § 3 (4) und (5) ERVDPMA

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte begrüßt und befürwortet ausdrücklich die angedachte Regelung hinsichtlich der Möglichkeit der Verwendung der elektronischen Anmeldesysteme des EPA und der WIPO. Durch die so geschaffenen Redundanzen bestehen für die Anmelder Ausweichmöglichkeiten beim Ausfall einzelner Anmeldesysteme.

Änderung des § 3 (5) ERVDPMA, §1 (1) PatKostZV

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte begrüßt und befürwortet grundsätzlich die Nutzung der Internetseiten des Deutschen Patent- und Markenamts zur Information der Anmelder.

Falls sich jedoch aufgrund einer technischen Fehlfunktion oder eines Tests falsche Inhalte auf der Internetseite finden würden oder die Internetseite vorsätzlich mit falschen Inhalten gefüllt würde, könnte sich für den Anmelder ein Rechtsnachteil ergeben, nämlich dann, wenn ein nicht vorgesehener Anmeldeweg oder ein nicht vorgesehenes Zahlungsmittel verwendet würde. Im ersten Fall würde dies zum Verlust des Anmeldetags und im zweiten Fall einerseits zum Verlust des Geldes führen und zudem die Folge haben, dass eine bestimmte Handlung als nicht vorgenommen gilt.

Zudem ist für den Anmelder nicht ersichtlich, ob und ab wann sich die jeweiligen Voraussetzungen geändert haben. Hierfür müsste der Anmelder stets die vollständige Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts überprüfen, da sich auch die Adresse der jeweiligen Veröffentlichung geändert haben könnte. Zur Abhilfe hiervon müsste das Deutsche Patent- und Markenamt einen Zeitstempel auf der jeweiligen Internetseite integrieren sowie die Internetseite in ein Archiv überführen, was zu einem erhöhten Aufwand führen würde.

Wir schlagen daher vor, das Informationsangebot auf der Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts zu verwenden, jedoch die entsprechenden rechtsverbindlichen Veröffentlichungen mittels einer Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, wie das Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, vorzunehmen. Somit ist einerseits eine Dokumentation vorhanden. Andererseits besteht für den Anmelder Rechtssicherheit, wann und wie entsprechende Handlungen durchzuführen sind.

Änderung der DPMAV

Mit unserer Stellungnahme vom 28.09.2018 hatten wir einen Vorschlag zur Neufassung des § 28 DPMAV vorgelegt.

Aus den damals nach diesseitiger Ansicht weiterhin geltenden Gründen, schlagen wir auch weiterhin folgende Fassung für § 28 Abs. 4 Satz 2 vor:

Wird ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs allein von den Rechtsnachfolgern gestellt und liegt dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Erklärung nach Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a vor, so fordert das Deutsche Patent- und Markenamt den eingetragenen Inhaber vor der Eintragung des Rechtsübergangs zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der Aufforderung an die Adresse des im Register eingetragenen Vertreters des eingetragenen Inhabers oder – wenn kein Vertreter eingetragenen ist – an die zuletzt zu dem Schutzrecht mitgeteilte Zustellanschrift auf. Diese Frist zur Stellungnahme wird auf Antrag des eingetragenen Inhabers einmalig um einen Monat verlängert.

Mittels der von uns vorgeschlagenen Regelung ist für den die Eintragung des Rechtsübergangs Beantragenden ein konkreter Zeitraum festgelegt, innerhalb dessen mit einem Einwand des eingetragenen Inhabers gerechnet werden muss und nach dem, sofern kein derartiger Einwand erfolgte, der Rechtsübergang eingetragen wird. Somit ist für den Beantragenden ersichtlich, ab wann beispielsweise Rechte aus dem Schutzrecht geltend gemacht werden können.

Auch für die Öffentlichkeit ist auf diese Weise nachvollziehbar, wer innerhalb welcher Zeit Rechte aus dem Schutzrecht geltend machen kann oder gegen wen etwaige Rechte geltend gemacht werden können.

Somit erhöht eine konkrete feste Regelung der Frist (sowohl hinsichtlich des Beginns der Frist als auch hinsichtlich deren Dauer) die Rechtssicherheit sowohl für den eingetragenen Inhaber als auch den Beantragenden und die Öffentlichkeit.

Wir halten die Frist von zwei Monaten für ausreichend für den Postlauf der Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamt zur Stellungnahme an den eingetragenen Inhaber innerhalb dieser Frist von zwei Monaten. Dies gilt umso mehr, als diese Frist nach unserem Vorschlag auf Antrag nochmals um einen Monat verlängert wird.

Die Wahl von zwei Monaten als Frist zur Stellungnahme ist dabei sowohl für den eingetragenen Inhaber als auch den Beantragenden keine unzumutbare Verzögerung der Eintragung. Sofern seitens des Beantragenden / des eingetragenen Inhabers eine schnellere Eintragung des Rechtsübergangs gewünscht wird, steht auch weiterhin die in DPMAV § 28 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b genannte Vorgehensweise offen.